Il fenomeno del Look-alike Packaging in Italia: tutela e giurisprudenza

in Giuricivile, 2018, 8 (ISSN 2532-201X)

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Il fenomeno look alike è espressione delle moderne pratiche commerciali. Tale condotta si fonda essenzialmente sull’emulazione dell’aspetto esteriore (ovvero del packaging) del prodotto leader al fine di aggirare, principalmente, costi di innovazione e ideazione. La suddetta condotta, in virtù della sua novità intrinseca, non trova una specifica normativa ad essa dedicata nell’impianto codicistico tuttora in vigore.

L’obiettivo che il presente articolo si pone è quello di valutare se l’impianto normativo in vigore possa essere interpretato in armonia con tale nuovo fenomeno anticoncorrenziale ovvero se sia necessaria una sua radicale modifica.

Segnatamente si procederà all’analisi del fenomeno look alike prima all’interno del sistema di common law – in ragione del fatto che tali fenomeni si sono originati nel contesto americano- e successivamente all’interno dell’ordinamento italiano. Nell’ambito della disamina comparata, ampio spazio viene dato all’esame delle principali pronunce giurisprudenziali relative al fenomeno look alike.

Fenomeno del look alike negli Stati Uniti

Il fenomeno del look alike ha un’origine angloamericana. Con suddetto termine, (la cui traduzione dall’inglese “sembra come”) si indicano le imitazioni, spesso pedisseque, degli elementi caratterizzanti (forma, linee, etichette, slogan, disegni e colori) le confezioni di prodotti più conosciuti, allo scopo di attirare l’attenzione dei consumatori[1].

In questi casi, anche se il marchio scelto dall’imitatore è completamente diverso da quello che figura sulla confezione originale, l’imitazione dell’aspetto complessivo della confezione può non di meno indurre in errore il consumatore o comunque attrarre la sua attenzione e orientare le sue scelte verso le confezioni imitanti che “sembrano come quelle originali”: di qui, infatti, la definizione di look alike[2].

Ad essere imitati sono, in particolare, i prodotti di consumo “fast moving”, ossia beni di uso comune propri della grande distribuzione, che vengono realizzati dando la sensazione che il prodotto sia simile a quello contraddistinto da un marchio noto[3]. É un dato di comune esperienza che, ad esempio, sugli scaffali dei supermercati, (ma anche delle farmacie, e di altri esercizi commerciali deputati alla distribuzione dei prodotti di uso comune) vicino alle confezioni dei prodotti famosi, si possono trovare delle “alternative” dello stesso prodotto, con un marchio sconosciuto, o con l’etichetta del supermercato stesso (“private label”). Né può trascurarsi che spesso il prodotto di marca (market leader), negli scaffali, è relegato in posizione secondaria, a vantaggio proprio dei prodotti look alike[4].

In tal modo il consumatore si trova difronte al prodotto desiderato che individua a colpo d’occhio per via dell’aspetto complessivo, ovvero di come appare al di fuori, anche se poi il prodotto non è quello realmente voluto. Ciò avviene perché l’aspetto del prodotto o della sua confezione ha un forte carattere individualizzante costituendo l’elemento che ricade nel modo più diretto sotto la percezione del consumatore[5]. In altre parole, così come accade per il marchio, anche la forma del prodotto o la sua confezione diventano lo strumento attraverso il quale il consumatore individua l’impresa produttrice[6].

L’indagine economica del fenomeno: una pratica anticoncorrenziale

Prima di procedere all’illustrazione del fenomeno look alike sul piano giuridico sembra doveroso aprire una breve parentesi riguardante l’indagine economica del fenomeno. La realizzazione di un prodotto comporta notevoli costi: a titolo esemplificativo si possono ricordare i costi di ideazione, innovazione, produzione, distribuzione e promozione. Ogni produttore svolge un’attività innovativa e promozionale al fine di presentare sul mercato un prodotto che abbia una forte loyal consumer base[7]. Pertanto il produttore è incentivato ad immettere nel mercato prodotti di qualità sempre maggiore al fine di rafforzare il brand loyalty.

Tuttavia, la diffusione della pratica del look alike ha comportato una distorsione di questo salutare sistema di concorrenza dandogli un’accezione anticoncorrenziale[8]. Infatti, gli imitatori sfruttano gli investimenti altrui e catturano gli utili che il produttore avrebbe acquisito, senza dover sopportare le spese di ideazione e innovazione e i costi di marketing. Le conseguenze a medio e lungo termine sono evidentemente negative. Il produttore sarà indotto a ridurre il livello di investimento, oppure a procedere ad un continuo re-design e re-packaging, che si traduce in uno spreco di risorse[9].

Dal punto di vista del consumatore, il look alike può produrre uno dei seguenti effetti: l’acquirente può ritenere che il prodotto imitante sia in realtà quello originale, oppure che sia diverso dal prodotto originale, ma provenga dalla stessa fonte, oppure, da ultimo, può accadere che il consumatore acquisti il look alike senza pensarci, per effetto di una suggestione inconsapevole creata dalla somiglianza col prodotto originale[10]. Da questa breve analisi introduttiva del fenomeno look alike è possibile notare come la confezione abbia un ruolo attrattivo e significativo per il consumatore, e per tale motivo essa assume sempre più importanza, non solo per la comunicazione di un’azienda, ma soprattutto per determinare la decisione dell’acquisto del consumatore: una bella confezione (con disegni particolari o con una forma originale) faciliterà la decisione. A questo proposito si pensi alla bottiglia della Coca Cola. Si potrebbe eliminare l’etichetta adesiva, verniciare il vetro di bianco e quanto si otterrebbe sarebbe comunque riconoscibile come bottiglia di Coca Cola[11].

La tutela del trade dress negli Usa contro il look alike

In America il trade dress[12], ovvero la confezione del prodotto, è protetto a livello federale dalla section 43 (a) del Lanham Act[13]. Infatti, il Congresso ha emanato il Lanham Act allo scopo sia di proteggere il pubblico dei consumatori da prodotti contraffatti o imitati, sia di tutelare gli inventori e i loro investimenti da “misappropriation by pirates and cheats[14].

Affinché possa trovare applicazione suddetta tutela è necessario che il trade dress sia in grado di distinguere un dato prodotto o servizio da un altro di diversa provenienza[15]. Al fine di stabilire se un determinato trade dress abbia raggiunto quel livello di “distinctiveness” (ovvero individualità), essenziale per poter accedere alla protezione sotto il Lanham Act, sono state elaborate quattro categorie:

  • generic,
  • descriptive,
  • suggestive,
  • arbitrary o fanciful[16].

Anzitutto, la categoria “generic” racchiude tutti quei marchi generici che si limitano ad indicare al consumatore il tipo di prodotto che sta acquistando, piuttosto che da dove o da chi proviene. Le corti, al fine di stabilire se un marchio è generico, hanno elaborato il Primary Significance Test, che inizia con la seguente domanda “What do the buyers understand by the word for whose use the parties are contending?[17].

Nella categoria “descriptive si trovano tutti quei marchi che comunicano “an immediate idea of the ingredients, qualities or characteristics of the goods[18]”. Tendenzialmente un marchio descrittivo non è idoneo ad essere protetto dalla section 43 (a), salvo che l’individualità venga acquistata per mezzo del secondary meaning. In tal caso, però, è necessario provare che i consumatori associno il trade dress di un prodotto con la sua fonte[19].

Un marchio, invece, è consideratosuggestive se, al fine di comprendere le caratteristiche, le qualità o la natura di un prodotto o servizio, è richiesto l’uso dell’immaginazione da parte del consumatore[20]. Se un marchio viene classificato come “suggestive” accede automaticamente alla tutela prevista dal Lanham Act.

Infine, sono considerati fanciful” quei termini inventati apposta per essere utilizzati come marchi. Si può facilmente concludere come i marchi “fanciful” siano dotati della maggior “distinctiveness” e di conseguenza accedono al livello più alto di protezione[21].

Altro aspetto da prendere in considerazione, affinché un trade dress possa essere tutelato, è lanonfunctionality. A questo proposito è doveroso analizzare che cosa si intenda con l’espressione “functional features”. Generalmente con tale locuzione ci si riferisce a quelle qualità che necessariamente devono essere inserite in un prodotto affinché un concorrente possa competere efficacemente[22]. Per poter determinare il carattere funzionale di un trade dress bisogna applicare due test:

  • l’utilitarian functionality test
  • e l’aesthetic functionality test[23].

Il primo test si concentra essenzialmente nel verificare se il compratore decide di acquistare un prodotto perché quel design identifica un determinato produttore o semplicemente perché quel design presenta dei vantaggi (ad esempio il trade dress del prodotto X lo rende più facile da trasportare). In questa seconda ipotesi, il trade dress è inidoneo ad essere protetto dal Lanham Act[24]. Il secondo test è atto a stabilire se una forma sia puramente ornamentale e conseguentemente non meritevole di tutela, o meno[25].

Una volta dimostrata l’individualità e la non-funzionalità di un trade dress, l’indagine si sposta per determinare se esso sia stato violato. A questo proposito si applica il likelihood of confusion test, costituito dai seguenti fattori: la forza del trade dress dell’attore (imitato), la somiglianza tra il trade dress e tra i prodotti dell’attore e del convenuto, il grado di attenzione dei consumatori, la prova di una reale confusione, la prova dell’intento specifico del convenuto di voler adottare il trade dress dell’attore[26]. Questi fattori vengono utilizzati dalle corti al fine di determinare se sussista una possibilità di confusione tra due trade dress. Pertanto è doveroso analizzare brevemente ciascun fattore.

La “forza di un trade dress[27] indica la capacità di identificare i beni venduti come provenienti da una fonte particolare, anche nell’eventualità in cui tale fonte sia sconosciuta al consumatore[28]. Generalmente la protezione di un trade dress è proporzionata alla sua forza: un trade dress descrittivo riceverà una minor tutela rispetto ad un trade dress fanciful.

La “somiglianza dei trade dress viene valutata attraverso una comparazione visiva side by side[29]. Inoltre, è necessario capire se la somiglianza tra i due trade dress sia idonea a trarre in inganno il pubblico dei consumatori circa la provenienza dei prodotti. Infatti, le corti ritengono che le possibilità di confusione sono maggiori se l’acquirente non sia in grado di effettuare una comparazione tra i due trade dress, al fine di individuarne le differenze[30].

Il fattore della “somiglianza dei prodotti” è volto a determinare se i due beni siano atti a soddisfare le medesime esigenze e la medesima classe di consumatori. Conseguentemente, le corti sono chiamate a verificare se i prodotti differiscano fra loro in relazione ai seguenti aspetti: contenuto, distribuzione geografica, posizione nel negozio e gradimento presso il pubblico[31].

Inoltre, al fine di valutare la sussistenza di una “effettiva confusione”, è necessario prendere in considerazione sia le singole sensazioni dei consumatori sia, in generale, i sondaggi tra il pubblico degli acquirenti[32]. Secondo la maggioranza delle corti statunitensi, la prova regina dell’actual confusion è data dalla circostanza fattuale che il consumatore acquisti il prodotto imitante, in luogo di quello imitato, proprio in ragione dell’affinità esteriore fra i due beni[33].

Infine, nel valutare la likelihood of confusion, deve essere presa in considerazione anche l’intenzione dell’imitatore. A questo proposito le corti analizzano l’effettiva volontà del convenuto di voler confondere i consumatori. Infatti, nella maggior parte dei casi l’intento del junior user, nel momento in cui decide di imitare il trade dress del senior user, è di beneficiare della reputazione dell’imitato. Quindi, da questa condotta è possibile evincere l’intento di voler creare una confusione tra i consumatori[34].

Per concludere, uno dei principali rimedi concessi dal Lanham Act a favore della parte attrice, una volta dimostrata la possibilità di confusione tra il trade dress dell’imitato e dell’imitante, è l’ingiunzione al fine di proibire o limitare l’uso del trade dress illecito[35].

Il fenomeno look alike in Italia

Il fenomeno del look alike trova un’adeguata considerazione giuridica più all’estero che in Italia. Nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specifica del fenomeno look alike. Quindi, per reagire contro questo illecito è possibile attingere in primis alla normativa sui marchi, oppure, in via residuale alla disciplina della concorrenza sleale (conformemente alla sessa previsione dell’articolo 2598 n. 1 c.c., salvo che si voglia ritenere comunque ammissibile il cumulo di tutele); ciò in ragione del fatto che siffatta condotta emulativa ha ad oggetto un aspetto (nel caso di specie il packaging) che nell’ordinamento italiano viene consuetamente tutelato dalla normativa sul marchio.

Come accennato, infatti, la confezione del prodotto può avere carattere distintivo[36] e pertanto, può essere tutelata come marchio.

In un mercato caratterizzato da un’elevata competitività e dalla presenza di numerosi operatori è essenziale che il pubblico sia in grado di identificare la fonte da cui proviene un determinato prodotto o servizio. Solo attraverso tale identificazione il consumatore è in grado di ricondurre le proprie valutazioni (positive o negative) sul prodotto o servizio ad un determinato soggetto imprenditoriale, orientando le proprie successive scelte di mercato. La funzione del segno distintivo è quella di veicolare informazioni (di origine, qualità, garanzia ecc.) e, in particolare, di consentire all’imprenditore di distinguere la propria attività rispetto a quella dei concorrenti, in maniera tale che il pubblico dei consumatori possa “riconoscerlo” nei prodotti o servizi acquistati[37].

Certamente, il marchio è il segno distintivo per eccellenza[38]. Il marchio individua un prodotto o un servizio come proveniente da un determinato imprenditore (di solito viene apposto sul prodotto o sulla confezione) e consente ai consumatori di identificare quei prodotti come provenienti da quel soggetto e distinguerli da quelli degli altri concorrenti sul mercato.

L’articolo 7 del c.p.i. dispone che possono costituire marchio registrato “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. In breve, la tutela del marchio discende da una manifestazione di volontà dell’imprenditore cui collabora la pubblica amministrazione nel concedergli quell’attestato che, descrivendo e circoscrivendo l’oggetto cui l’esclusiva si riferisce, identifica insieme l’ambito e la durata della tutela[39].

Diversamente, non possono costituire oggetto di registrazione i segni privi di carattere distintivo, ossia inidonei a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. In particolare, ai sensi dell’articolo 13 c. 1 lett. a c.p.i., non possono essere registrati i marchi che consistono in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio[40]. Non possono costituire oggetto di registrazione, ai sensi dell’articolo 13 c. 1 lett. b c.p.i., i marchi costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o altre caratteristiche del prodotto o servizio[41]. Ai fini della validità del marchio è richiesta, in aggiunta alla capacità distintiva, anche la novità, intesa come diversità del marchio rispetto ad altri marchi e segni distintivi. L’articolo 12 c.p.i. fornisce una definizione in negativo di “novità”[42]. In particolare, manca la novità in caso di preesistenza (rispetto alla data di deposito della domanda di registrazione) nel linguaggio del mercato, di parole, figure o segni già noti ai consumatori come marchi o altri segni adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere; oppure in caso di preesistenza di una o più domande di marchio depositate da altri per prodotti dello stesso genere, cui abbia fatto seguito la valida registrazione[43].

La registrazione del packaging in Italia

Si è visto che la forma del prodotto e della sua confezione sono annoverate fra le entità suscettibili di essere registrate come segno, ma con delle cautele, al fine di evitare che un’impresa monopolizzi non solo un segno ma anche la stessa attività produttrice di quel bene[44]. L’articolo 9 c.p.i., rubricato marchio di forma, indica le condizioni ostative ai fini della registrazione dello stesso. Queste si identificano nella forma imposta dalla natura stessa del prodotto (forme necessarie), nella forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico (forme funzionali), o nella forma che dà un valore sostanziale al prodotto (forme ornamentali).

Con l’espressione “forme necessarie” si fa riferimento alle forme naturali ovvero standardizzate del prodotto[45]. Appare evidente che tale divieto sia stato previsto con lo scopo di assicurare che certe forme base di produzione restino nella disponibilità di ogni imprenditore. Diversamente, per “forme funzionali” si intendono le forme preordinate al raggiungimento del risultato tecnico del prodotto a cui si riferiscono. Se si consentisse la registrazione di tali forme come marchi ciò impedirebbe ai concorrenti di offrire un prodotto incorporante la funzione in questione[46]. Tuttavia le forme funzionali sono altresì tutelabili attraverso il conseguimento del brevetto per invenzioni o la registrazione per modelli industriali, che hanno durata limitata nel tempo e non sono rinnovabili.

Relativamente alle “forme ornamentali”, si ritiene che tale forma possa attribuire valore sostanziale aggiuntivo ad un prodotto quando induce il consumatore al suo acquisto[47]. Affinché il divieto operi è necessario che il prodotto venga comprato per il suo design anziché per la sua finzione tipica. Ciò non significa che tutte le forme che possano avere una valenza estetica siano escluse dalla tutela come marchi, ma è necessario che, ai fini della registrazione, prevalga la funzione di richiamo della fonte produttiva[48]. In ogni caso le forme ornamentali sono suscettibili di trovare tutela come modello ornamentale.

Se ci si fermasse qui, si sarebbe costretti a concludere che il marchio di forma è fattispecie enunciata dalla legge, ma priva di operatività effettiva. Le forme banali non sono distintive e quindi non sono registrabili; quelle innovative sono proteggibili altrimenti e quindi non hanno accesso alla registrazione. In realtà fra il minimo e il massimo di originalità esiste un vasto campo intermedio: ed è all’interno di questo che si ritrovano i marchi alla cui registrazione non si oppongono gli impedimenti posti dalla legge[49].

La tutela del marchio di fatto, il cd. duopolio e il rischio di confusione

Il nostro ordinamento conosce, accanto ai marchi registrati, il marchio non registrato, comunemente definito anche marchio di fatto. A norma dell’articolo 2571 c.c., infatti, chi abbia fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare a farne uso, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso. La tutela del diritto di esclusiva sul marchio non registrato si basa sull’uso dello stesso, sulla sua ampiezza e sull’effettivo grado di notorietà raggiunto[50].

Si distinguono due ipotesi a seconda che il preuso importi notorietà generalizzata del marchio o notorietà soltanto locale.

Nella prima ipotesi, il preutente potrà ottenere che sia dichiarato nullo, per difetto del requisito della novità, un marchio confondibile successivamente registrato. Il diritto sul marchio di fatto con notorietà generale si costituisce attraverso l’uso effettivo del segno, in modo tale che sia percepito dal pubblico come segno atto a distinguere i prodotti e le attività come provenienti da un determinato imprenditore[51]. Per l’appunto si parla di notorietà qualificata, la quale diventa sinonimo di capacità distintiva[52].

Diversa è l’ipotesi in cui il marchio di fatto abbia una notorietà solo locale. In tal caso la tutela del preutente è più modesta: egli non potrà impedire che un concorrente registri validamente lo stesso marchio e potrà solo continuare ad usare il proprio marchio nei limiti in cui se ne è avvalso anteriormente e, in particolare, nei limiti della diffusione locale. In questi casi si crea una coesistenza tra marchio registrato successivamente ed il marchio di fatto che viene utilizzato localmente[53]. La Cassazione parla in proposito di “duopolio”[54].

Tuttavia, presupposto del “duopolio” tra marchio di fatto e marchio registrato è che il primo sia usato in ambito locale e in epoca anteriore al secondo. Evidentemente la notorietà del marchio di fatto anteriore all’uso del marchio oggetto di domanda di registrazione comporta come logica conseguenza che tale ultimo marchio deve essere ritenuto privo del requisito della novità, intesa come idoneità a distinguere i prodotti o servizi dell’impresa titolare da quelli di altre imprese[55]. In ipotesi di cessazione dell’uso del marchio non registrato, il diritto su di esso non si estingue immediatamente, ma solo a seguito della perdita della notorietà qualificata presso il pubblico: si usa dire al riguardo che il diritto si estingue con la perdita del ricordo del segno sul mercato[56].

Sulla base del fatto che l’aspetto esteriore di un prodotto viene tutelato per mezzo dell’istituto del marchio, la condotta del look alike viene sanzionata con le forme di tutela previste per le violazioni del marchio stesso. In altri termini si avrà una specifica tutela a seconda che il fenomeno emulativo coinvolga un prodotto con un marchio registrato o con un marchio di fatto.

Nel caso in cui una confezione venga registrata come marchio, la sua imitazione può integrare gli estremi della contraffazione ai sensi dell’articolo 20 c.p.i.

In un caso tipico di contraffazione, il contraffattore usa il marchio registrato da un’impresa concorrente od un segno ad esso assai simile per beni dello stesso genere. Se questo comportamento non fosse impedito, ad essere pregiudicato sarebbe non solo il titolare del marchio anteriore ma anche i consumatori, che non potrebbero più fare affidamento sui marchi nel compiere le loro scelte d’acquisto: essi perderebbero infatti la certezza che un certo segno individui i beni in quanto provenienti dalla fonte produttiva in cui essi hanno fiducia. L’obiettivo principale della tutela del marchio resta quello di evitare un pregiudizio di questo tipo, che, evidentemente mette direttamente a repentaglio la stessa funzione distintiva esplicata dal marchio sul mercato[57].

Un primo tipo di conflitto si produce quando viene usato, ai sensi della lettera a) dell’articolo 20 c.p.i., un segno successivo identico al marchio anteriore per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato. In questa situazione si prescinde dall’accertamento di un rischio di confusione, perché sia i segni sia i generi di prodotti sono identici. Con riguardo al concetto di identità tra marchi si ricorda l’interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, secondo la quale si ha identità quando il secondo segno riproduce senza modifiche tutti gli elementi del marchio o al più presenta “differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio”[58]. Con riguardo, invece, all’identità tra prodotti si fa riferimento all’articolo 12 lettera a) c.p.i. in tema di novità del marchio[59].

Un secondo tipo di conflitto, disciplinato dall’articolo 20 lettera b) c.p.i., intercorre tra un marchio registrato anteriore ed un segno successivo, identico o simile, per beni identici o affini. Differentemente dalla prima ipotesi, vi è contraffazione in presenza di un rischio di confusione per il pubblico, che peraltro può consistere anche in un rischio di associazione. Il rischio di confusione consiste nel fatto che il pubblico possa cadere in errore circa l’origine dei prodotti o dei servizi, ossia che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro[60].

Sono così comprese nella nozione di rischio di confusione sia le ipotesi di confusione “in senso stretto” sia quelle “in senso lato”. Le prime consistono nel fatto che il consumatore ritenga che i segni distintivi in conflitto appartengano alla stessa impresa e perciò imputa i prodotti o servizi del contraffattore al titolare del marchio. Le seconde ricorrono quando il consumatore, pur rendendosi conto che i segni distintivi in conflitto sono di titolarità di soggetti diversi è comunque indotto a ritenere che tra le due imprese esistano dei legami, in particolare contrattuali o di gruppo. In questa nozione più lata di rischio di confusione si inquadra anche il rischio di associazione[61].

Quando due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre verificare se tra essi vi sia confondibilità. L’accertamento della confondibilità va fatto tenendo presenti diversi aspetti. In primo luogo, si deve procedere all’esame comparativo fra i marchi in conflitto, attraverso una valutazione unitaria e sintetica[62]. In secondo luogo, il giudizio di confondibilità deve essere effettuato prendendo come riferimento un consumatore medio dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto[63]. In particolare, nel caso di prodotti di consumo corrente e di prezzo non elevato, si deve prendere come riferimento un consumatore non particolarmente attento e senza una particolare qualificazione, cosicché più facilmente può determinarsi un rischio d confusione[64]. La questione ha particolare interesse in relazione alle modalità d’acquisto di prodotti esposti sugli scaffali della grande distribuzione, ove il consumatore prende personalmente i prodotti dagli scaffali e li depone nel carrello. Si è rilevato come in queste circostanze la capacità di percezione del consumatore sia ridotta, e perciò la confusione tra confezioni che di primo acchito appaiono simili ricorra frequentemente[65]. Diversamente, il rischio di confusione sarà meno elevato in caso di prodotti di alto prezzo, ritenendo che in tale ipotesi il consumatore proceda con particolare attenzione e ponderazione[66].

Giurisprudenza e casi concreti di lookalike

Non essendo solitamente le confezioni dei prodotti a loro volta registrate come marchio, la giurisprudenza ha normalmente ricondotto i casi di look alike alla disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile. L’articolo 2598 n. 1 c.c.[67] delinea tre ipotesi di comportamenti illeciti, accomunati dalla loro idoneità a determinare confusione sul mercato in ordine ai prodotti o all’attività di un determinato imprenditore[68]. Le tipologie di atti confusori sono le seguenti: l’uso di nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, l’imitazione servile del prodotto di un concorrente, il compimento, con qualsiasi altro mezzo, di atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente[69].

È doveroso, dunque, procedere all’analisi dell’ipotesi di concorrenza sleale per imitazione servile. Il legislatore vieta, poiché atto di confusione, l’imitazione pedissequa della forma del prodotto, o del contenitore del prodotto altrui, idonea a trarre in inganno il consumatore circa la provenienza del prodotto da una determinata azienda[70]. La norma sull’imitazione servile tutela quindi il valore distintivo della forma di un prodotto, assolvendo ella stessa funzione della disciplina dei marchi, al punto che si è potuto affermare che, in pratica, il divieto di imitazione servile viene a costituire la regola di protezione di un marchio di forma usato in regime di fatto (cioè non registrato)[71].

Secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato[72], la tutela ex articolo 2598 n. 1 c.c. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri consimili, e non riguarda invece gli elementi formali dei prodotti imitati che agli occhi del pubblico non assolvono una specifica funzione distintiva di collegamento dei prodotti ad una determinata impresa. Si ha pertanto concorrenza sleale quando l’imitazione riguarda le forme esteriori che, per la loro novità ed originalità, costituiscono l’individualità di un prodotto e ne denotano la provenienza. Evidentemente, non vi è possibilità di confusione se la forma del prodotto non abbia mai avuto alcuna capacità distintiva, tale da imprimersi per originalità e novità nella mente dei consumatori[73]. Più precisamente, come rileva la Corte d’Appello di Milano “quando manca l’originalità della forma del prodotto imitato, difettano i presupposti dell’illecito concorrenziale per imitazione servile, appunto perché mancano nella forma le caratteristiche identificanti e la confondibilità si risolve in un elemento connaturale alla categoria”[74]. Ne deriva che l’imitazione di forme di uso comune, o non caratterizzanti, anche se servile, non costituisce illecito[75].

Una forma è dotata di carattere individualizzante e, dunque, è suscettibile di essere tutelata ex articolo 2598 n.1 c.c. quando essa sia differente da quella comunemente usata per quella tipologia di prodotti, oppure arbitraria[76]. Anzitutto, la prima ipotesi viene definita per esclusione, in altre parole la forma imitata, per accedere alla tutela suddetta, non deve essere standardizzata[77]. Si considera non standardizzata né comune la forma che rende il prodotto riconoscibile sul mercato come proveniente da quella particolare impresa[78]. La seconda ipotesi, invece, attiene all’eventualità in cui la forma non sia essenziale alla funzione del prodotto (ovvero non necessitata dalla funzione che il prodotto si prefigge di realizzare sotto il profilo tecnico o estetico)[79].

Conseguentemente, il divieto di imitazione servile non opera a tutela di forme indispensabili od inderogabili per il conseguimento di un determinato risultato tecnico[80]. Un temperamento a tale esclusione è dato dal principio delle varianti innocue, in base al quale sussiste in capo al soggetto imitante un onere di diversificazione della forma, per mezzo dell’adozione di varianti di forma, innocue dal punto di vista tecnico, capaci tuttavia di escludere la confondibilità delle forme[81]. Tale principio si applica anche relativamente alle forme ornamentali. Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente[82], l’imitazione di forme con valenza estetica è libera solo quando esse non siano suscettibili di varianti. Conseguentemente, l’imitatore ha l’onere di differenziarsi con le c.d. varianti innocue, che non compromettono il pregio estetico della forma e non richiedono costi anticompetitivi. Tuttavia, è necessario che le varianti apportate dall’imitatore vengano colte dal pubblico, quindi è essenziale che riguardino un elemento individualizzante della forma del prodotto. Viceversa una variante che non alteri le caratteristiche estetiche del prodotto ha necessariamente un rilievo minimo ed è lecito supporre che il pubblico non la noti[83]. Inoltre, sono stati ritenuti insufficienti come elementi di differenziazione il colore dei prodotti, quando siano imitate le forme individualizzanti e la differenza di prezzo tra i due prodotti[84].

Infine, parte della dottrina e giurisprudenza più recente[85] hanno osservato che il ricorso alla protezione della forma come marchio registrato o contro l’imitazione servile dovrà essere escluso quando si sia in presenza di forme che danno un valore sostanziale al prodotto (art. 9 c.p.i.), cioè quando la forma presenti caratteristiche etico-ornamentali suscettibili di influenzare il pubblico e di determinarne le scelte.

Quando si verifica la concorrenza sleale per imitazione servile

Una volta chiariti i requisiti della forma tutelabile contro l’imitazione servile, è necessario verificare quando venga effettivamente integrata tale fattispecie di concorrenza sleale per imitazione servile. Nel giudizio di confondibilità è necessario tener conto dell’impressione del consumatore medio, la cui attenzione è attratta principalmente dall’aspetto complessivo dei prodotti circolanti sul mercato, senza possibilità di discernere in essi gli elementi similari leciti da quelli maliziosamente introdotti a scopo confusivo[86]. Inoltre, la confondibilità deve essere accertata sulla base di un esame rapido e sintetico, cioè alla stregua dell’impressione generale suscitata dal segno del prodotto nel suo complesso[87]. Da ultimo occorre precisare che l’accertamento deve unicamente discendere dal libero convincimento del giudice, non potendo valere come dimostrazione della confondibilità l’eventuale confessione del convenuto[88].

In conclusione, è evidente come l’ordinamento italiano non abbia previsto una tutela ad hoc per combattere il fenomeno del look alike. Tuttavia, è anche vero che tale illecito può essere sanzionato facendo ricorso sia alla disciplina del marchio registrato sia a quella sulla concorrenza sleale. Nel primo caso l’applicabilità della disciplina consegue al fatto che la confezione imitata sia stata oggetto di registrazione; nel secondo caso l’applicabilità della normativa è data dall’analogia tra il look alike e la species dell’imitazione servile. Quest’ultima ha infatti ad oggetto “atti idonei a creare confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente”.

Casistica giurisprudenziale

Nonostante la giurisprudenza italiana che si richiama espressamente al fenomeno l’look alike sia piuttosto scarsa, ecco alcuni interessanti provvedimenti intervenuti sul punto.

Il caso del biscotto Gran Turchese Colussi

Va ricordato in primo luogo quel provvedimento che per la prima volta ha specificatamente e diffusamente trattato dell’illecito di look alike, ovvero l’ordinanza cautelare del Tribunale di Napoli relativa al caso del biscotto “Gran Turchese[89]”. Oggetto della vertenza era la pretesa imitazione dell’aspetto complessivo della confezione dei noti biscotti Gran Turchese della Colussi ad opera del concorrente Elledì[90].

Al fine di poter accertare la sussistenza dell’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e conseguentemente accertare il pericolo di confondibilità, necessario per disporre la misura inibitoria, il Giudice ha l’onere di effettuare un esame comparativo delle due confezioni. A tal proposito il Giudice riscontrava la confondibilità nei termini che seguono[91]: “la confezione Colussi presenta, sulla facciata principale, in alto, per tutta l’estensione, la scritta turchese “gran turchese”, con in un rettangolo giallo, sotto la prima parola, la scritta “Colussi” e sotto ancora, vi è la scritta “Il classico dorato frollino”; similmente, la confezione della resistente “presenta al centro in alto, in un quadrato con i bordi rossi, la scritta (pure con lettere aventi margini rossi) la parola Elledì; sotto, per esteso, le parole “Prima Colazione” (quest’ultima con maggiore rilievo dimensionale e grafico)”.

Inoltre, il Giudice rilevava che in entrambe le confezioni predominava il colore turchese che “sfuma dall’alto verso il basso della confezione” e che entrambe presentavano “in basso a destra, il disegno di una tazza turchese piena di latte; in quella Colussi vi cadono quattro frollini, di cui uno, nell’intingersi nel latte, ne increspa la superficie, invece nella tazza Elledì si vede intingersi un solo frollino, che pure increspa la superficie del latte;
sulla sinistra della tazza vi sono alcuni frollini alla rinfusa, in una prospettiva tridimensionale (vi è l’ombra) e leggermente obliqua (come se visti dall’alto): due nella confezione Colussi, sei in quella Elledì”.

Tuttavia, la parte resistente contestava l’originalità (ovvero la capacità individualizzante) della confezione Gran Turchese, requisito necessario affinché un prodotto possa accedere alla tutela contro l’imitazione servile. Più precisamente Elledì asseriva che[92] “la Colussi non può pretendere di monopolizzare il colore turchese e neppure l’uso dei singoli elementi riportati sulla confezione, vale a dire la tazza e i frollini che cadono)”. In realtà, come giustamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie non è in discussione né l’uso in quanto tale del colore turchese né l’uso dei singoli elementi sulla confezione, ma quel che rileva, ed è sanzionabile se imitato pedissequamente, è l’assemblaggio, ovvero la composizione di tutti questi elementi in una confezione: appunto il packaging[93].

Sulla scorta di tale rilievo, ovvero che ai fini della valutazione della capacità distintiva di una confezione è necessario prescindere dall’analisi di ciascun elemento su di essa riprodotto per incentrarsi sulla specifica combinazione di tali elementi, il Giudice riconosceva alla confezione Gran Turchese la qualifica di segno distintivo dell’azienda. Di conseguenza il Giudice statuiva che Elledì imitava servilmente la confezione Gran Turchese[94]. Più in particolare il Giudice disponeva che “costituisce atto di concorrenza sleale l’imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell’altrui prodotto, allorché il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell’imitatore, le qualità di cui è portatore l’altrui prodotto (c.d. “look alike“), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione, nella specie si è affermata la sussistenza della concorrenza sleale confusoria a fronte della pedissequa imitazione della confezione dei frollini per prima colazione Gran Turchese, e ciò pur se la confezione dell’imitatore presentava con evidenza i marchi di impresa di quest’ultimo[95]”. Inoltre, a sostegno di suddetta pronuncia il Giudice considerava che “la confezione con cui è commercializzato il Gran Turchese presenta da decenni i medesimi elementi sopra richiamati; né può trascurarsi che i Gran Turchese sono un prodotto leader della Colussi, rinforzato da una presenza pubblicitaria massiccia e continua[96]”.

In conclusione, è palese come il caso in questione costituisca un’ipotesi di look alike. Infatti, Elledì, non solo, riproducendo pressoché pedissequamente la confezione del bene più noto, ha fatto propria l’immagine positiva e il messaggio di qualità acquisita dal Gran Turchese in forza di un massiccio e continuo supporto pubblicitario, ma ha anche conseguito una entratura (o foothold) presso la stessa potenziale clientela del prodotto Colussi, la quale potrebbe essere indotta a ritenere che la Colussi sia in qualche modo collegata ai prodotti contrassegnati dal marchio Elledì[97]. In particolare il Giudice riteneva che “l’apposizione sulla confezione di un marchio denominativo differente non esclude il rischio di confusione per il consumatore, che vedendo una confezione assolutamente simile in tutti i suoi elementi figurativi e di colore, alla più nota confezione di biscotti che egli, abitualmente, è solito comprare, sarà indotto a ritenere o che quella confezione proviene da Colussi o che, quanto meno, tra quella confezione, che non proviene da Colussi, vi sia un collegamento all’azienda Colussi[98]”.

Il caso dei grissini Fagolosi

Di diverso avviso era il Tribunale di Bergamo[99], che invece negava il rischio di confusione tra le confezioni di grissini “Fagolosi” della Grissin Bon e “Amor di Pane” della società Oscar S.p.a..

In tale sede, il Tribunale riteneva che fosse sufficiente ad escludere ogni rischio di confusione per il consumatore, nonostante le due confezioni presentassero comunque degli elementi similari, l’apposizione di marchi diversi sulle confezioni. Inoltre, diversamente dalla pronuncia del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto la confezione Gran Turchese dotata di capacità distintiva, il Tribunale di Bergamo affermava che “la confezione Fagolosi non potesse essere dotata di capacità distintiva, perché riproducente elementi, di per sé presi, privi di capacità distintiva[100]”.

Si può notare come in tale ipotesi il Giudice abbia adottato un approccio diverso da quello del Giudice napoletano, procedendo ad un’analisi dei singoli elementi della confezione anziché procedere ad una disamina della confezione nella sua totalità. All’esito di tale analisi ha, quindi, condotto il Giudice a ritenere gli elementi della confezione imitata non idonei, in quanto privi di capacità distintiva, a distinguere il prodotto imitato da quello imitante.

Il caso dei tortellini Emiliane della Barilla

Tra le pronunce più recenti in tema di look alike si può ricordare quella relativa al caso Barilla[101]. Il caso riguardava l’imitazione della confezione adottata dalla Barilla per i tortellini con prosciutto crudo della linea “Emiliane” da parte della concorrente Monder.

Il Tribunale, anche in questo caso, al fine di determinare se l’imitatore sia responsabile dell’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile deve procedere ad un esame comparativo e globale tra le due confezioni. Il Tribunale argomenta che  “per valutare la capacità distintiva della confezione di un prodotto non si deve analizzare ciascun elemento in essa riprodotto come il colore, le scritte, le immagini, in quanto tutti elementi in genere comuni e descrittivi in sé stessi rispetto allo specifico prodotto o al genere merceologico; è invece necessario esaminare la specifica combinazione di tali elementi, al fine di verificare se la particolare combinazione stessa, al di là dei singoli elementi in essa contenuti e in una considerazione sintetica e complessiva, sia o meno dotata di originalità, o se al contrario, la combinazione in questione risulti in qualche modo presente nel settore di riferimento[102]”.

Nel caso di specie, il Tribunale da un lato accertava la capacità distintiva della confezione della parte ricorrente, statuendo che “la confezione dell’attrice si distingue sul mercato per il suo insieme di elementi grafici, di forma e di colore, unico e proprio di tutte le confezioni di analoghi prodotti di provenienza Barilla”, dall’altro lato rilevava un pericolo di confusione, indispensabile per l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 2598 n. 1 c.c., dovuto alle notevoli somiglianze tra le due confezioni, atte ad ingenerare nel pubblico dei consumatori la convinzione che esista un collegamento tra i produttori[103].

Particolarità di tale pronuncia è il richiamo esplicito anche all’indebito agganciamento ex articolo 2598 n. 2 c.c.[104]. Infatti, per mezzo della condotta imitativa, i pregi del prodotto originale necessariamente vengono trasferiti sul prodotto look alike. Pertanto l’illecito in questione ha come scopo principale quello di sfruttare gli investimenti in termini di costi e fatica effettuati dal titolare del prodotto originale appropriandosi della sua immagine attraverso il richiamo degli elementi distintivi di contorno[105].

In tal senso il Giudice milanese rilevava che “costituisce un indebito agganciamento ex articolo 2598 n. 2 c.c. all’attività e al prodotto di un concorrente, volto a sfruttarne la notorietà e il successo, la riproduzione delle forme di presentazione esteriore del prodotto stesso al fine di trarre indebito vantaggio dal positivo accreditamento da essa conseguito presso il consumatore, in modo da riversare su un prodotto di fascia di prezzo più bassa l’effetto della rinomanza del prodotto concorrente[106]”. Di conseguenza il Giudice riteneva che il fenomeno del look alike dovesse essere sanzionato sia alla luce della disciplina dell’articolo 2598 n. 1 c.c. che a quella del n. 2[107].

Il caso della colla Artiglio

Ulteriore caso da essere menzionato attinente al fenomeno look alike è quello che vede come protagoniste la Wilbra S.a.s, produttrice della colla “Artiglio”, e la Furore S.a.s, società che importa e commercializza una colla denominata “Super Colla Glue”[108]. La Wilbra conveniva in giudizio, prima dinanzi al Giudice cautelare, e poi davanti al Tribunale di Milano, la società concorrente lamentando che la colla importata ed offerta in vendita dalla Furore fosse contenuta in confezioni e tubetti consistenti in una copia pedissequa di quelle con cui era commercializzata la colla Artiglio. Sulla base di queste premesse la parte attrice chiedeva al Tribunale la condanna della Furore per concorrenza sleale per violazione del marchio di fatto costituito dal packaging del proprio prodotto[109].

Dal canto suo, la parte convenuta, in sede di comparsa di risposta, sosteneva che i prodotti non fossero confondibili. Prima di tutto affermava che “i formati con cui vengono commercializzati siano diversi: il prodotto Wilbra commercializzato in confezioni da 25/75/150 grammi, i cui astucci hanno un tappo rosso, ed in una confezione da 50 grammi (con scatola bianca e verde), mentre la “Super Colla Glue” viene commercializzata in confezioni da 20/35/50 grammi, i cui astucci hanno un tappo nero”. In secondo luogo, rilevava che “al proprio prodotto è apposto un diverso nome e marchio sia sulla confezione cartonata sia sul tubetto contenente il prodotto”. In aggiunta, la differenza qualitativa dei due prodotti, secondo la ricostruzione di Furore, renderebbe impossibile un accostamento fra i due prodotti[110].

Il Giudice, una volta esaminate le fotografie e i campioni depositati dalla parte attrice, notava chiaramente che il packaging dei prodotti contestati integrava una pedissequa imitazione di quelli di parte attrice. Infatti, come rilevava il Giudice “le confezioni cartonate risultano identiche in tutti i loro elementi, tranne la denominazione del prodotto (scritta comunque con il medesimo colore e carattere), qualche leggera modifica alle istruzioni laterali ed il marchio su uno dei lati corti[111]; anche i tubetti ed i box trasparenti in plastica, sebbene presentino qualche leggera differenza, risultano nel complesso una pedissequa copiatura di quelli di Wilbra, così da determinare un forte richiamo nella percezione del consumatore, soprattutto al confronto a distanza che deve essere assunto a base della valutazione di confondibilità[112]”.

Alla luce delle risultanze di cui sopra, il Giudice riteneva che sussistesse l’illecito di concorrenza sleale per imitazione servile e per appropriazione dei pregi dell’altrui prodotto, con discredito dell’impresa concorrente, ai sensi dell’articolo 2598 nn. 1 e 2 c.c.. Pertanto il Giudice motivava che “L’apposizione di un diverso nome e marchio sulle confezioni non risulta decisivo per escludere l’illecito di concorrenza sleale, derivando dalla identicità dei packaging un richiamo che porta il consumatore a confondere o quanto meno a collegare due prodotti e ritenere che provengano dal medesimo produttore. Anche il minor prezzo si ascrive a tale evenienza, dal momento che il consumatore potrebbe ritenere trattarsi di un prodotto diverso di provenienza della medesima impresa. Ulteriormente, la diversa qualità degli stessi, non fanno che aggravare la portata della condotta tenuta da parte convenuta. Si ritiene che indubbiamente il comportamento posto in essere abbia inteso agganciarsi al più noto prodotto di Wilbra ed abbia voluto appropriarsi dei pregi del medesimo, inducendo a ritenere sussistente anche l’ipotesi di cui al n. 2 dell’articolo 2598 c.c.[113]”.

Il caso Loreal contro Coty Italia

Vicenda del tutto particolare, riguardante fenomeno look alike, è quella che ha visto come protagoniste due competitori di pari importanza, sia a livello di rilevanza economica, sia a livello di notorietà acquisita presso i consumatori ed i cui marchi sono sicuramente conosciuti sul mercato. È dunque evidente come tale situazione si distanzi dalle precedenti ipotesi che avevano in primo piano un produttore, più o meno noto, che cercava di insinuarsi nel mercato “agganciandosi” alle soluzioni estetiche elaborate da aziende già note. Nel caso di specie si sono scontrate la società L’Oreal S.ai.po., azienda leader del settore cosmetico e Coty Italia s.p.a., anch’essa realtà di primo piano nella produzione e commercializzazione di prodotti di bellezza[114].

Le richieste di L’Oreal erano dirette a far cessare la commercializzazione di un particolare tipo di lucidalabbra che, secondo la ricostruzione della ricorrente, veniva distribuito sul mercato italiano con una confezione del tutto simile, a quella già utilizzata dalla stessa L’Oreal per un prodotto identico. Nel caso di specie, dunque, la ricorrente accusava la resistente di concorrenza sleale per imitazione servile ex articolo 2598 c.c.

Come nelle ipotesi precedentemente analizzate, in tale sede il Giudice, al fine di stabilire se sia stato commesso o meno l’illecito denunciato dalla parte attrice, deve procedere ad un confronto visivo del packaging dei prodotti in discussione.

In particolare L’Oreal lamentava l’imitazione da parte dalla società concorrente dei seguenti elementi: un tubetto di plastica di colore trasparente; una striscia di colore argento collocata sul tubetto, all’estremità opposta rispetto all’erogatore; le parole “Fruity Jelly”, scritte in carattere color argento su corpo trasparente, idonee a confondersi, anche per assonanza, con la scritta “Jelly Gloss” utilizzata dalla parte resistente; un cappuccio di color bianco lattiginoso, molto simile a quello impiegato dalla ricorrente[115].

Ad avvalorare la propria tesi, L’Oreal sottolineava quanto segue: anzitutto, il consumatore medio del prodotto rientra nella fascia c.d. pre adolescenziale, conseguentemente è un soggetto poco attento ed esperto; dopodiché, il basso costo del lucidalabbra è atto ad indurre il consumatore a prestare una minor attenzione al momento della scelta del prodotto; infine, il prodotto in questione viene venduto principalmente nei centri commerciali, luoghi nei quali il consumatore si trova di fronte ad una serie di prodotti pressoché simili, da qui la scarsa attenzione dell’acquirente che può facilmente essere tratto in errore dalla presenza di confezioni che presentino soluzioni estetiche analoghe[116].

La parte resistente, basava invece le proprie difese sui seguenti argomenti: mancanza di originalità e distintività delle soluzioni estetiche adottate dal packaging di L’Oreal, essendo queste di impiego generalizzato nel settore cosmetico; inesistenza di qualsivoglia rischio di confusione, in ragione delle differenze sussistenti tra le due confezioni; indicazione sulla confezione del lucidalabbra Coty, in posizione preminente, del marchio rinomato Rimmel, così da escludere ogni rischio di confusione per il pubblico dei consumatori[117].

Al termine di tale esame comparativo, il Giudice Designato rigettava la ricostruzione della parte ricorrente, essenzialmente per due ragioni: in primo luogo, la confezione utilizzata da L’Oreal, nonché la stessa denominazione del lucidalabbra “Fruity Jelly”, risultavano comuni e privi di efficacia individualizzante, necessaria affinché il Giudice potesse accordare la tutela prevista contro gli atti di concorrenza sleale[118]; in secondo luogo, la presenza dei rispettivi marchi sulle confezioni dei lucidalabbra concorrenti, “Maybelline” per L’Oreal e “Rimmel” per Coty Italia, riduceva ampiamente il pericolo di confisione[119].

Conclusioni

Il fenomeno look alike costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale tutte le volte in cui il giudice riscontri un pericolo attuale di confusione tra il prodotto imitato, che solitamente è il leading brand product, e il prodotto imitante, che generalmente è un private label product.

Tale illecito, tuttavia, sia a livello statunitense, sia a livello nazionale, non ha una disciplina repressiva ad hoc. Di conseguenza il sistema di common law utilizza, per reprimere tale fenomeno anticoncorrenziale, la normativa contenuta nel Lanham Act, che condanna chiunque “uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person”. Parimenti, il sistema italiano utilizza la disciplina della concorrenza sleale in virtù dell’analogia tra il look alike e la species dell’imitazione servile, così come delineata dalla disposizione dell’articolo 2598 c.c.

Altresì, si può notare come, in tutte le pronunce analizzate in materia di look alike, gli imitatori sfruttano la buona fama altrui costruita attraverso investimenti in termini di costi e fatica, senza essere gravati dalle spese di realizzazione e promozione del prodotto. In particolare, come è stato osservato in dottrina[120], per la realizzazione di un nuovo prodotto vi sono costi di ideazione, produzione, innovazione, distribuzione e promozione.

Da ciò consegue che, l’imitazione di un prodotto affermato evita questi costi poiché attrae l’attenzione del consumatore senza la necessità di sostenere le predette spese. In sintesi, l’inganno che si crea a seguito della confusione lede congiuntamente due ordini di interessi: dei consumatori che acquistano un prodotto o un servizio di provenienza diversa da quella voluta, e dei produttori concorrenti, la cui clientela viene sviata. Quindi, le aziende che vedono oramai l’immissione, molto frequente, nel mercato di una confezione troppo simile alla loro hanno la possibilità di reagire invocando la disciplina della concorrenza sleale per imitazione servile, in mancanza di una normativa ad hoc che regoli l’illecito in questione.

Inoltre, si può rilevare come i look alike non siano fenomeni estranei all’ordinamento giuridico italiano e quindi la dottrina si interroga se sia opportuno uno specifico riconoscimento legislativo, con tanto di definizione e di apparato sanzionatorio ad hoc[121]. L’orientamento maggioritario[122], tuttavia, ritiene superfluo, e anzi controproducente una tale previsione. Infatti, come si è avuto modo di vedere, il fenomeno look alike è riconducibile, e quindi sanzionabile, a seconda delle circostanze concrete, alla disciplina dei marchi d’impresa o alle ampie categorie di cui all’articolo 2598 c.c.. Si può quindi concludere affermando che il sistema normativo, di per sé, fornisce gli strumenti adeguati per fronteggiare e reprimere il dilagarsi di tale fenomeno anticoncorrenziale: è pertanto doveroso ricorrere ad essi, senza la necessità di introdurre uno specifico apparato normativo.


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Note

[1] FRANZOSI, Look alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind., 2004, I, p. 77.

[2] Codice della proprietà industriale, a cura di VANZETTI, Milano, 2013, p. 404.

[3] ALVANINI, Concorrenza sleale per look-alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 196.

[4] CASABURI, I look-likes: situazione e prospettive in Italia, in Dir. ind., 2006, p. 560.

Tale situazione è stata anche ravvisata dal Tribunale di Firenze (Sez. Spec. P.I.) nella pronuncia del 28-06-2010 che ha stabilito che “il c.d. fenomeno del look alike presuppone che il prodotto imitato abbia acquistato, come tale, una previa notorietà sul mercato. Caratteristica del look alike è frequentemente la adiacente collocazione dei prodotti in concorrenza sugli scaffali dei luoghi di vendita al pubblico, spesso della grande distribuzione organizzata, così da far presa in particolar modo sul consumatore frettoloso o poco attento, convinto di prendere prodotti dell’imitato, ovvero che, in virtù della forte pubblicizzazione dei prodotti dell’imitato, è indotto, al cospetto dei soli prodotti dell’imitante, ad essere in presenza dei primi”.

[5] ALVANINI, Concorrenza sleale per look-alike, in Dir. ind., 2016, II, p. 196.

A tal proposito è doveroso segnalare quanto il Tribunale di Napoli ha disposto in merito al confezionamento con l’Ordinanza 11-07-2000 “la grande maggioranza dei prodotti di uso comune non sono immessi sul mercato “direttamente”, ma in confezioni. Ed è appunto la confezione che cade sotto la immediata percezione dei consumatori, e che esercita una cruciale funzione distintiva e attrattiva. Infatti è ormai nozione comune che il confezionamento svolge un ruolo cruciale non solo come indicatore di provenienza, ma anche come vettore del messaggio positivo (per i biscotti, ad esempio, di genuinità, freschezza, qualità ecc.); da tale punto di vista la confezione attira l’attenzione dei consumatori e incentiva l’acquisto. Per i prodotti di largo consumo e basso costo, anzi, la confezione può giocare un ruolo attrattivo anche maggiore rispetto allo stesso marchio d’impresa. Ciò in quanto, in tali casi, la confezione è di più immediata percezione rispetto al marchio. Da qui il particolare interesse anche sotto il profilo del marketing e pubblicitario, per il packaging. E qui anche, di converso, l’attenzione degli imitatori”.

[6] Come meglio specificano SANTONOCITO-MOSNA, Il look alike: sailing too close to the wind, in Riv. dir. ind., 2004, p. 41, “il prodotto si presenta come un insieme di caratteristiche, una delle quali è il marchio. La reazione del consumatore, in relazione al prodotto, dipende da quell’insieme di caratteristiche, non invece soltanto dal marchio. Tra queste caratteristiche una delle più importanti è proprio la confezione in cui è racchiuso il prodotto. La confezione del prodotto possiede un’attitudine a distinguere, attitudine dimostrata dall’uso. Nel senso che il consumatore potrà percepire la provenienza di un prodotto da una certa fonte produttiva anche per il solo effetto del confezionamento”.

[7] FRANZOSI, Look alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind., 2004, I, p. 77.

[8] Sul punto si veda anche DOBSON-ZHOU, The Competition Effects of Look Alike Private Label Products, 2014, p. 18: “branding, which allows products to differentiate themselves from one another, can offer significant economic benefits in providing consumers with consistently high product quality and increased variety or customization. However, concern about damage to brand investment and goodwill with consumers has arisen from the arrival of lookalike products, which seek to mimic the packaging, design and appearance of leading brands”.

[9] FRANZOSI, Look alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind., 2004, I, p. 77. L’Autore cita l’esempio di Procter & Gamble “che subì concorrenze per il suo prodotto Flash, ed è stato costretto a ridisegnare la confezione del prodotto per più di 15 anni”.

[10] FRANZOSI, Look alike: illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind., 2004, I, 77. Sul punto si veda anche DOBSON-ZHOU, The Competition Effects of Look Alike Private Label Products, 2014, p. 19: “in real shopping situations where purchase decisions are made in an instant on the basis of snap judgments, strong lookalikes still have the opportunity to attract consumers and, without care, could be mistaken for their brands they blatantly imitate”.

[11] SANTONOCITO-MOSNA, Il look alike: sailing too close to the wind, in Riv. dir. ind., 2004, p. 41.

[12] Secondo quanto emerge dalla sentenza Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc., 505 US 763, 764 n.1, (1992), il trade dress di un prodotto è “its total image ad overall appearance and may include features such as size, shape, color or color combination, texture, graphics, or even particular sales techniques”. Inoltre GASKE, The Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning, in Fordham Law Review, 1989, p. 1124, ha giustamente evidenziato come il trade dress di un prodotto sia molto espressivo e comunicativo, di conseguenza eventualmente può esserne richiesta la registrazione nel Principal register o nel Supplemental register, se è idoneo a “distinguishing the applicant’s goods or services”. Tuttavia un marchio non registrato può essere sempre protetto contro la sua violazione nel caso in cui abbia ottenuto un secondary meaning o una inherent distingtiviness.

[13] Section 43 (a) Lanham Act: “Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person; or  in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person’s goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act”.

[14] GASKE, The Trade Dress Protection: Inherent Distinctiveness as an Alternative to Secondary Meaning, in Fordham Law Review, 1989, p. 1125.

[15] Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc., 505 US 763, 764 n.1, (1992), dove venne statuito che “A trademark is considered “distinctive and capable of being protected” if it “either is inherently distinctive or has acquired distinctiveness through secondary meaning”.

[16] Queste categorie di “distinctiveness” sono state elaborate dal Giudice Friendly nel caso Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

[17] In questo frangente il caso principe è Bayer Co. v. United Drug Co., (1921). Nel caso di specie, la Bayer Company accusò la sua concorrente di aver ingiustamente utilizzato il termine “Aspirin”. La parte convenuta evidenziava come, oramai, il prodotto fosse divenuto di dominio pubblico, essendo scaduto il brevetto. Inoltre, il termine “aspirin” si è trasformato in un nome comune per indicare quel medicinale a base di acido acetilsalicidico. Il Giudice Hand, per determinare se quel termine fosse divenuto di dominio pubblico, elaborava un test che si basava essenzialmente sull’impressione/comprensione dei consumatori. Se l’acquirente percepisce il nome del prodotto come solo indicante un genus di beni, allora il termine è generico e non può essere protetto sotto il Lanham Act. Viceversa, se dal nome generico del prodotto i consumatori collegano un particolare venditore, in questo caso il termine è meritevole di tutela.

Similmente, nel caso DuPont Cellophane Co. v. Waxed Products Co., (1936), è stato statuito che il termine “cellophane” è diventato di uso generico per indicare un tipo di prodotto, non il produttore.

[18] Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Clark Boardman Callaghan, (1996), p. 5.02 s. L’Autore nota che un marchio è “descriptive if it describes the intended purpose, function or use of the goods, the size of the goods, the class of users of the goods, a desirable characteristic of the goods, or the end effect upon the user”.

Si ricorda anche il caso Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., dove la Corte affermava che un termine può essere “descrittivo” in due modi: può letteralmente descrivere il prodotto, o può descrivere lo scopo o l’utilità del prodotto.

Similmente, nel caso Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., vengono definiti “descrittivi” quei termini che si riferiscono a una caratteristica o a una qualità di un bene o servizio, come ad esempio il suo colore, odore, funzione, dimensione, ecc.

[19] Si consideri a tal proposito la nozione di secondary meaning di UBERTAZZI, La dottrina dell’imitazione servile in due cases statunitensi: Sears e Compco, in Riv. dir. ind., I, 1972, p. 52. L’Autore spiega che il termine secondary meaning designa quel fenomeno per cui un segno, inizialmente di uso comune, quindi insuscettibile di formare oggetto di valido marchio, di fatto viene usato dall’imprenditore in via esclusiva (come segno distintivo) con una tale intensità da assumente un significato secondario, e cioè da divenire segno distintivo di (provenienza di un prodotto) quell’imprenditore. Si veda Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., “to establish secondary meaning, a manufacturer must show that, in the minds of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product rather than the product itself”.

REESE, Defining the Elements of Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act, in Texas Intellectual Property Law Journal, (1994), p. 112 s. L’Autore spiega come al fine di stabilire se il marchio abbia acquisito un secondary meaning, le corti abbiano elaborato una lista di fattori che devono essere presi in considerazione: “the plaintiff’s advertising expenditures; consumer surveys linking the trade dress to a particular source; sales success; unsolicited media coverage; attempts to plagiarize the trade dress; and the length and exclusivity of the use”.

[20] Si veda il caso Xtreme Lashes, LLC v. Xtended Beauty, Inc., (2009): “a suggestive term suggests, but does not describe, an attribute of the good; it requires the consumer to exercise his imagination to apply the trademark to the good. Nel caso di specie, la Corte stabilisce che il marchio “Extend your beauty”, utilizzato per descrivere un prodotto che allunga le ciglia, possa essere qualificato come marchio “suggestive”, infatti “the mark’s meaning and context have little to do with the dictionary definitions of its parts. The three-word mark, viewed as a whole, has no dictionary meaning or idiomatic resonance. Additionally, consumers must use imagination, thought and perception to conclude that an exhortation to extend your beauty markets eyelash extensions, as opposed to another cosmetically enhanced feature”.

[21] REESE, Defining the Elements of Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act, in Texas Intellectual Property Law Journal, (1994), p. 111 s. Sul punto si veda anche McCARTHY, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Clark Boardman Callaghan, (1996) § 11.4, dove l’autore definisce fanciful quei marchi che consistono in “coined’ words which have been invented for the sole purpose of functioning as a trademark”. Sono esempi di fanciful marks “Kodak”, “Klorox”.

[22] W.T. Rogers Co. v. Keene, 778 F.2d 334, 346, (1985): “To illustrate functionality, consider the oval shape of a football. The oval shape of a football is clearly a functional feature, because it is essential to the use or purpose of the football and could not be replaced by an alternative design. The manufacturer of an oval shaped football could not claim the oval shape as protected trade dress feature, because competitors would not be able to effectively compete by selling round, oblong or hexagonal footballs”.

[23] REESE, Defining the Elements of Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act, in Texas Intellectual Property Law Journal, (1994), p. 115 s.

[24] WONG, Aesthetic Funtionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection, in Cornell Law Review, (1998), p. 1136.

[25] La dottrina dell’aesthetic functionality è nata dal caso Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2d 339(9th Cir. 1952). In tale occasione la Corte negava la trademark protection ad un disegno di un piatto cinese, in quanto tale disegno era la ragione principale per cui il piatto era venduto.

[26] FINCH, When Imitation is the Sincerest Form of Flattery: Private Label Products and the Role of Intention in Determining Trade Dress Infringement, in University of Chicago Law Review, (1996). Il likelihood test è nato dal caso Polaroid Corporation v. Polarad Electronics Corp., (1961).

[27] Così come emerge dal caso Centaur Communication v. A/S/M Communication (1987).

[28] Similmente è statuito nel caso Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-P.P.C., Inc., 973 F.2d 1033, 1044 (2d Cir. 1992): “the strength of a particular mark or dress is measured by its distinctiveness or the degree to which it indicates the source or origin of the product”.

[29] Si consideri per esempio il caso Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Ronald C. Cox and Sales U.S.A. Inc., 732 F.2d 417, (1984), dove la parte attrice sosteneva che la resistente avesse copiato la propria bottiglia, quindi la Corte effettuava una comparazione tra le due: “Sicilia lemon juice bottles and Pompeii lemon juice bottles are both yellow. Sicilia lemon juice bottles have green caps; Pompeii lemon juice bottles have yellow caps. Both Sicilia lime juice bottles and Pompeii lime juice bottles are green with yellow caps…. Both Sicilia caps and Pompeii caps have thirty-six serrations. Both Sicilia bottles and Pompeii bottles are marked with leaf-shaped tags”.

[30] REESE, Defining the Elements of Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act, in Texas Intellectual Property Law Journal, (1994), 125 s.

[31] A tal proposito si consideri il caso Sun Fun Products, Inc. v. Suntan Research & Development, Inc., 656 F.2d 186, (1981): “Native Tan and Beach Buff are suntan preparations sold to the public in parallel product lines of oils and lotions designed to meet the needs of people with different tanning characteristics. On the other hand, the evidence with respect to identity of retail outlets and purchasers is mixed. The two products appeal to the same customers — people who might loosely be termed “sun-worshippers.” However, the retail outlets through which they are distributed are different. Beach Buff is sold largely from Hampton’s poolside stands that do not offer competing suntan preparations. Native Tan is sold primarily through traditional commercial retail outlets. Before Beach Buff entered the market Native Tan was also sold at poolside stands owned by Hampton. This past supplier-distributor relationship between Sun-Fun and Hampton is also probative evidence of likelihood of confusion.

[32] ROBINS, Actual Confusion in Trademark Infringement Litigation: Restraining Subjectivity Through a Factor-Based Approach to Valuing Evidence, in Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, (2004), p. 21 s. L’Autore sottolinea come talvolta le corti richiedano la prova dell’actual confusion in quanto gli altri fattori non sono sufficientemente persuasivi. In questo caso, quindi, solo la prova di una concreta confusine potrebbe salvare la posizione della parte attrice, sempre che questa prova sia convincente. Si consideri il caso Falcon Rice Mill, Inc. v. Community Rice Mill, Inc., 725 F.2d 336, 345, (1984): “having considered all the other indicia of confusing similarity and finding little to support Falcon’s position, the court simply held that in all probability only a showing of actual confusion would be strong enough evidence to swing the case in Falcon’s favor. Actual confusion was one of the factors considered by the trial court, but its ultimate inquiry was, as it should have been, whether confusion was likely.”

Inoltre, l’Autore evidenzia che se, precedentemente al contenzioso, contro il convenuto non sono mai stati denunciati casi di actual confusion, allora questa situazione è sintomatica dell’assenza di confusione tra i prodotti delle parti. Si consideri il caso Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 228, (1999), dove si stauisce che “If consumers have been exposed to two allegedly similar trademarks in the marketplace for an adequate period of time and no actual confusion is detected either by survey or in actual reported instances of confusion, that can be powerful indication that the junior trademark does not cause a meaningful likelihood of confusion”.

[33] ALLEN, The Role of Actual Confusion Evidence in Federal Trademark infringement Litigation, in Campbell Law Review, 1994, p. 30 s. Ad esempio è considerata una prova degna di credibilità, circa la sussistenza del fattore della confusione, l’errata restituzione dei prodotti acquistati dal consumatore alla casa produttrice dell’imitato anziché a quella dell’imitante, per la riparazione o un rimborso. A tal proposito si veda il caso Ford Motor Company v. Summit Motor Products, Inc, 1991, dove venne evidenzizato che “Ford proved that counterfeit plastic bags resembling the ones Altran gave to Summit and containing non-Ford parts were returned to Ford for credit”. Oppure la prova dell’actual confusion può essere fornita dimostrando che si sono verificate delle chiamate involontarie alla parte imitante, mosse dalla confusione circa l’origine del prodotto. Si consideri al esempio il caso NLC, Inc. v. LENCO Electronics, Inc., 1992, dove a sostegno dell’actual confusion la parte attrice asseriva che “Since LENCO Electronics began using that name, LENCO has received letters, facsimile transmissions, equipment, checks and numerous telephone calls intended for the former ICON”.

[34] REESE, Defining the Elements of Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act, in Texas Intellectual Property Law Journal, (1994), p. 127 s.

Si consideri ad esempio il caso My-T fine Corp v. Samuels, (1934), dove la parte attrice, produttrice di pudding venduto in confezioni verdi e rosse, accusava la parte resistente di vendere lo stesso prodotto in confezioni simili. In questo caso, il Giudice Hand affermava che la parte attrice aveva dimostrato come le due confezioni fossero simili, e fosse quindi probabile un’eventuale confusione all’interno del pubblico dei consumatori. Inoltre il Giudice aggiungeva che c’era la possibilità che il convenuto potesse beneficiare della confusione degli acquirenti.

[35] STEVENS, Protecting and Enforcing Trade Dress, in American Bar Association 32nd Annual Forum on Franchising, (2009), p. 14.

[36] SANTONOCITO-MOSNA, Il look alike: sailing too close to the wind, in Riv. dir. ind., 2004, p. 40. Gli Autori, a questo proposito sottolineano come “la capacità distintiva non va ricercata in una parola piuttosto che in un colore o in un’immagine; la capacità distintiva è data da tutta la confezione, dalla sua immagine globale. Non possiamo scomporre le immagini e le parole della confezione di un prodotto; non possiamo porci di fronte ad una confezione con visione atomistica”. In merito si riporta quanto il Giudice napoletano ha evidenziato nell’ordinanza 11-07-2000: “quel che rileva, ed è sanzionabile se imitato pedissequamente, è l’assemblaggio, la composizione di tutti gli elementi in una confezione: appunto il packaging”. Prosegue dicendo che “in definitiva, e nonostante la presenza di questo o di quell’elemento comune (ma mai di tutti contestualmente), la confezione Gran Turchese non è mai confondibile con le altre; ad una grammatica comune, vale a dire gli elementi di partenza (tazza, biscotti ecc.) corrisponde una sintassi (composizione) differenziata e non confondibile”.

[37] TREVISAN-CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Milano, 2013, p. 89.

Dello stesso avviso sono VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 149, “un mercato libero ha bisogno di segni distintivi. Anzitutto per rendervi possibile l’individuazione, il riconoscimento reciproco di coloro che vi operano a vari livelli e con varie funzioni (produttori, distributori, consumatori) e fra i quali intercorrono complessi rapporti che appunto senza la reciproca individualità non sarebbero neppure pensabili”.

BENUCCI, Tutela della forma nel diritto industriale, Milano, 1963, p. 39: “una forma può assumere valore distintivo di un prodotto o servizio, distinguendolo da prodotti o servizi di genere uguale o simile, con funzione di garanzia della permanenza delle sue caratteristiche qualitative ma soprattutto della provenienza da una fonte di produzione che resta sempre costante”.

[38] Art. 1 c.p.i. “Ai fini del presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”.

[39] BENUCCI, Tutela della forma nel diritto industriale, Milano, 1963, cit. p. 17.

[40] TREVISAN-CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Milano, 2013, p. 122. Si tratta in particolare di parole che sono usate frequentemente in relazione a generi di prodotti diversi per indicarne determinati livelli qualitativi. In tal caso si ricordi la pronuncia del Tribunale di Torino 29-09-2009, in Foro pad., 2010, p. 623, dove è stato disposto che “Un marchio è affetto da nullità qualora consista in un termine intrinsecamente carente di capacità distintiva in ragione del significato generico da esso assunto nel linguaggio o nel commercio (a questa categoria di segni sono riconducibili i vocaboli elogiativi come “super”, “extra”, “oro”, ovvero la croce tra i prodotti medicinali e la saetta per prodotti elettrici)”.

Oppure, il marchio “Ciao” di Autogrill, usato per indicare un servizio di ristorazione, trattandosi di un nome di uso comune, pur non direttamente riferibile al prodotto o al servizio, non è ritenuto registrabile (Tribunale di Napoli, 3-02-2004, Giur. merito, 2005, II, 300).

[41] Così ad esempio la Cassazione 29-05-1998, n. 5338, in Mass. giur. it. 1998, ha negato la possibilità di registrare l’espressione “crescita miracolosa” per prodotti fertilizzanti, stabilendo per l’appunto che “nel vietare la registrazione come marchio, tra l’altro, dei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono – intende impedire il monopolio dello sfruttamento di un’espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato. Pertanto, la norma, sul presupposto che la protezione esclusiva di un segno debba premiare il suo autore per l’originalità di cui ha saputo connotarlo, vieta che un tal premio venga attribuito a chi, senza alcun apporto di originalità, pretenda di togliere ai suoi concorrenti la libertà di usare espressioni utilizzate per indicare genericamente un prodotto, ovvero per descrivere una funzione tipica, senza che da tale uso derivi alcuna aspettativa particolare, connessa all’individuazione del produttore da parte del mercato”.

[42] La novità non deve consistere necessariamente nell’individuazione e nell’utilizzazione di un termine completamente nuovo. Al contrario è possibile impiegare espressioni ricavate dalla storia, dalla letteratura o dalla tradizione popolare, sempre che tale espressione non rievochi nel consumatore un collegamento con prodotti di genere uguale a quello che si intende contrassegnare. A tal proposito si veda la pronuncia della Corte di Cassazione 18-02-2000, n. 1820, in Mass. giur. it., 2000, la quale statuisce quanto segue: “Il carattere di originalità, ai fini della tutela del segno distintivo come marchio, non consiste necessariamente nella individuazione e nell’utilizzazione di un termine o di una espressione del tutto nuovi, potendo, al contrario, ammettersi anche l’uso di una espressione ricavata dalla storia, dalla letteratura o dalla tradizione popolare, anche se divenuta di comune conoscenza, purchè l’accostamento della espressione al prodotto rappresenti applicazione di un’idea originale, e non rievochi nel medio consumatore un collegamento con prodotti dello stesso genere di quello che si intende contrassegnare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto il carattere originale della espressione “mela stregata”, utilizzata per contraddistinguere un prodotto di gelateria, rilevando che la origine fiabesca della espressione stessa, in presenza delle condizioni in massima specificate, non ne escludeva il carattere di novità)”.

[43] VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 186.

[44] A.A.V.V., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2001, p. 91. Similmente RICOLFI, I segni distintivi: diritto interno e comunitario, Milano, 1999, p. 62, “nessuno può confiscare perpetuamente a scapito del benessere di tutti un progresso industriale, ed in particolare un disegno, una forma, un involto o un colore capace di accrescere l’utilità della merce”. Inoltre, secondo una consolidata giurisprudenza, in particolare comunitaria, la ratio degli impedimenti posti dall’art. 9 c.p.i. poggia sulla necessità “di evitare che la tutela del marchio sfoci nel conferimento al suo titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, erigendosi in ostacolo a che i concorrenti possano offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni o caratteristiche” (Corte di Giustizia UE 18-06-2002, in Giur. ann. dir. ind., 2002, p. 1135, caso Philips, cit.).

[45] Oppure, FRASSI, la forma del prodotto, in Riv. dir. ind., I, 1999, p. 142, definisce la forma necessaria come “forma coessenziale all’esistenza stessa del prodotto, che rende il marchio privo della capacità distintiva”. Più precisamente si ricorda la pronuncia della Corte di Cassazione 18-03-2008, n. 7254, in Foro it., 2008, p. 2514, dove veniva espresso il concetto di forma necessaria. La Corte “esclude che possano costituire oggetto di registrazione i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, il segno costituito dalla forma di un prodotto, che ne consente la registrazione come marchio, deve rivestire un carattere ornamentale o funzionale inferiore a quello necessario per rendere la forma brevettabile come modello, ma che tuttavia goda di un autonomo carattere distintivo. Tali possono essere considerate le forme frutto di lavorazioni non “standardizzate”, suscettibili per ciò di assumere un proprio carattere di distintività”. Nel caso di specie, quindi, la Corte dopo aver affermato tale principio, confermava la decisione impugnata, la quale rilevava che alcuni colori di cui la Louis Vuitton S.A. vantava la registrazione erano quelli più frequentemente usati in pelletteria e che proprio per questo non avevano alcuna funzione distintiva.

[46] Si è pronunciata analogamente la Corte di Giustizia UE 14-09-2010, n. 48/09, in Foro it., 2011, IV, p. 208, la quale ha disposto che “non è suscettibile di registrazione come marchio comunitario la forma di un prodotto che: a) nelle sue caratteristiche essenziali sia destinata a svolgere una funzione tecnica, restando irrilevanti eventuali caratteristiche non essenziali, prive di funzione tecnica ma che non attribuiscano una funzione distintiva; b) sia necessaria per ottenere un determinato risultato tecnico, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso risultato possa essere raggiunto attraverso diverse soluzioni”. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia escludeva la registrabilità come marchio della forma dei mattoncini Lego, poiché tale configurazione era quella tecnicamente preferibile. Di conseguenza se si fosse consentita la registrazione sarebbe risultato difficile per i concorrenti immettere sul mercato forme di prodotto che costituissero valide alternative.

Inoltre SENA, Il diritto dei marchi: marchio nazionale e marchio comunitario, Milano, 2007, p. 33, ha introdotto la teoria delle “varianti innocue”, secondo cui “la registrazione di segni distintivi costituiti da una forma che oltre agli aspetti necessitati, presenti varianti indipendenti e nel contempo distintive, allora è ammessa la registrazione limitatamente a queste ultime”. Come ricorda anche CASABURI, Commento alle ordinanze del Tribunale di Napoli, in Riv. dir. ind., II, 2002, p. 176, “il Tribunale di Napoli, che discostandosi coraggiosamente dall’orientamento consolidato in giurisprudenza che affermava che la forma tecnicamente necessaria non può essere registrata, perché indispensabile al raggiungimento del risultato tecnico, invece dispone che la forma, anche se utile, può essere marchio, se in concreto è tale la funzione che prevalentemente espleta”.  Nella pronuncia della Corte di Cassazione 16-07-2004, n. 13159, in Foro it., I, I, 2005 p. 145, tale tesi è stata accolta, benché ritenuta nel caso di specie non invocabile per affermare la valida registrazione della forma, infatti si statuiva che “la distinzione tra la forma del prodotto e marchio di forma, al fine di rendere cumulabile la registrazione come marchio e la brevettazione come modello del segno distintivo che sia estrinseco alla forma del prodotto, non è invocabile quando la composizione cromatica è così strutturalmente e necessariamente collegata al prodotto (nella specie, ovetto di cioccolato a doppio strato, uno al latte e l’altro al cacao), da non consentire neppure l’introduzione di varianti indipendenti, ovverosia innocue, senza snaturarne il prodotto stesso”.

[47] Così statuisce il Tribunale UE 06-10-11, n. 508/08, in Dir. ind., 3, 2012, p. 207 nota di ALVANINI: “Premesso che anche l’impedimento alla registrazione relativo alla forma dei prodotti necessaria per attribuire loro un valore sostanziale, come quello alla registrazione relativo alla forma dei prodotti necessaria per ottenere un risultato tecnico, è diretto allo stesso modo allo scopo di evitare che il diritto esclusivo e permanente che caratterizza la protezione del marchio possa servire per perpetuare altri diritti che il legislatore ha inteso assoggettare a “termini di decadenza”, non incorre in un qualsivoglia errore la Commissione di Ricorso che, indipendentemente dalle altre caratteristiche del prodotto, esclude la registrazione come marchio di una forma il cui design è un elemento che svolgerà un ruolo molto importante all’atto della scelta da parte del consumatore e che costituisce un elemento essenziale della strategia preordinata a potenziare la forza attrattiva del prodotto e perciò il suo valore”.

[48] BOGNI, Il design: registrazione e tutela di fatto dei diversi valori delle forme, in Dir. ind., II, 2011, 136. L’Autrice sottolinea come  “ai fini di stabilire se la forma abbia o non abbia valore sostanziale, sia necessario considerare in parallelo le sue due valenze, e cioè quella primaria (la forma in sé e per sé) e quella secondaria (il messaggio di cui è portatrice in quanto dotata di capacità distintiva) al fine di verificare quale delle due componenti sia decisiva ai fini delle decisioni di acquisto, dovendo concludersi nel senso dell’assenza del valore sostanziale, quando a prevalere sia la seconda, ovvero nella sua presenza, se al contrario decisiva risulti la prima”.

Inoltre, a tal proposito si consideri a tal proposito la pronuncia del Tribunale UE 06-10-2011, in Dir. ind., 3, 2012, p. 207 nota di ALVANINI, relativamente al caso Bang & Olufsen, dove è stata negata la registrazione come marchio di forma del diffusore acustico, in quanto la sua riconoscibilità sul mercato era legata alla forma e al suo valore estetico, non alla fama del produttore.

[49] A.A.V.V., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2001, p. 93.

[50] Come evidenzia CARTELLA, Marchio di fatto e marchio registrato. Profili differenziali, in Riv. dir. ind., I, 2002, p. 311, “perché un marchio di fatto sorga, occorre che si realizzi un certo collegamento mnemonico tra marchio-pubblico-prodotto/servizio (o fonte di provenienza); questo collegamento viene attuato dall’uso. Diversamente, nei marchi registrati l’uso è semmai condizione di mantenimento del diritto, condizione che opera attraverso la decadenza per non uso”. In tal senso si veda la pronuncia del Tribunale di Roma 18-08-2008, dove chiarisce che per la tutela del marchio di fatto occorre non la sola adozione o ideazione di un determinato segno distintivo, ma l’uso effettivo dello stesso, dal quale si possa ricavare l’intenzione dell’imprenditore di utilizzare detto segno come marchio dei prodotti della sua impresa.

Dello stesso avviso è il Tribunale di Bari 26-10-2009, in tale pronuncia viene ribadito che l’uso di fatto del marchio, affinché assuma rilevanza giuridica, deve essere costante e continuativo nel tempo, essendo pertanto irrilevante l’uso dello stesso in modo del tutto occasionale, sporadico o discontinuo.

Analogamente si veda il Tribunale di Torino 09-01-2004, in Massima redaz., 2005, dove viene evidenziato come “In considerazione del marchio di fatto, la legge distingue ‘l’uso precedente’ del segno comportante ‘notorietà’ del medesimo e l’uso precedente non comportante detta notorietà; in forza della succitata distinzione, il semplice uso del marchio di fatto non rappresenta un fatto costitutivo del diritto all’uso esclusivo dello stesso, in quanto detto requisito deve essere individuato nella notorietà ottenuta dal marchio, intesa quale conoscenza reale del segno da parte del pubblico dei consumatori interessati”.

[51] La giurisprudenza ha cercato di definire dei criteri per la prova del preuso generale. A questo proposito il Tribunale di Milano nella pronuncia 05-01-2012, in Giur. it. 01, 2013, p. 86, con nota di VALENTE, ha rilevato come il marchio non registrato “Nova Color” abbia raggiunto una notorietà non puramente locale, desumibile dalla documentazione prodotta, e, addirittura, una notorietà extranazionale. Di conseguenza è possibile evincere che il segno sia effettivamente conosciuto dalla clientela interessata.

Inoltre, la Corte d’Appello di Milano nella pronuncia del 22-10-2007, in Giur. ann. dir. ind., 2007, p. 1029, ha specificato che costituiscono elementi rilevanti ai fini della prova del preuso non meramente locale di un marchio l’esistenza di un catalogo redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese, in quanto indice della diffusione dei prodotti contrassegnati dal marchio non solo in Italia ma anche all’estero.

Nello stesso senso si veda il Tribunale di Torino 09-01-2004, in SSPII, 2004, p. 399, dove viene disposto che “La dimostrazione della diffusione in un contesto importante del territorio nazionale, con una fattura intensiva e per un considerevole lasso temporale, dell’uso del marchio di fatto – con le vendite del prodotto caratterizzate da detto segno – è necessaria per la realizzazione del preuso costituivo del diritto esclusivo a detto marchio; per l’integrazione della succitata notorietà risulta senz’altro rilevante anche l’uso pubblicitario del marchio”.

[52] VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 14.

[53] TREVISAN-CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Milano, 2013, p. 226.

[54] Cassazione 28-02-2006, n. 4405, in Foro it., 10, 1, 2006, p. 2794: “ il preuso locale di un marchio non registrato conferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotto, nell’ambito dell’uso fattone, senza tuttavia che il preutente abbia anche il diritto di vietare a colui che successivamente registri il marchio di farne anch’egli uso nella zona di diffusione locale, in quanto è configurabile una sorta di regime di “duopolio”, atto a consentire, nell’ambito locale, la “coesistenza” del marchio preusato e di quello successivamente registrato”.

Nello stesso senso il Tribunale di Trieste 08-05-2007, in Riv. dir. ind., II, 2008, p. 43, dove viene sottolineato come il preuso locale di un marchio conferisca il diritto di continuare ad utilizzarlo, per lo stesso genere di prodotti, nell’ambito dell’uso fattone. Tuttavia, il preutente non ha il diritto di vietare a colui, che successivamente registri il marchio, di farne anch’egli uso, in quanto è configurabile una sorta di regime di duopolio, atto a consentire la coesistenza del marchio preusato e di quello successivamente registrato.

[55] Pronuncia del Tribunale di Roma 04-11-2003, Dir. ind., I, 2007, p. 62 s.

[56] Dizionari di diritto privato: diritto commerciale, a cura di ABRIANI, Milano, 2011, p. 526.

[57] A.A.V.V., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2001, p. 131.

[58] Corte di Giustizia UE 20-03-2003, Giur. it., 2003, p. 1173, con nota di JORIO.

[59] Art. 12 lett. a) c.p.i.: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.

[60] Caposaldo della giurisprudenza comunitaria è la sentenza della Corte di Giustizia UE 29-09-1998, n. 39/97, in Dir. ind., I, 2007, p. 62, (caso Canon).

La giurisprudenza nazionale ha specificato, con la pronuncia del Tribunale di Torino 22-04-1999, che affinché vi sia contraffazione di marchio l’imitazione deve riguardare il nucleo ideologico e distintivo, determinando un effettivo rischio di confusione sul piano della valutazione complessiva del segno e del suo impianto sul pubblico.

[61] Codice della proprietà industriale, a cura di VANZETTI, Milano, 2013, p. 315.

A tal proposito si veda la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11-11-1997, in
Dir. ind., 1998, p. 132, con nota di PARKER GIANNOTTI, (caso Sabel), dove viene affermato che “la nozione di rischio di associazione non costituisce un’alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne l’estensione”.

[62] VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 239 s.

A questo proposito si confronti la pronuncia del Tribunale di Napoli 05-11-1998, in Riv. dir. ind., II, 1999, p. 243, con nota di FRANZOSI: “Il giudizio di confusione tra i marchi, e quindi di accertamento della contraffazione, non è di riflessione ma d’impressione e va compiuto non tanto in via analitica, attraverso una particolareggiata disamina ed una separata valutazione di ogni singolo elemento, quanto soprattutto in via unitaria e sintetica mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato”. Analogamente si veda il Tribunale di Torino 07-03-2005, in Juris data, Giuffrè Editore: “il giudizio di confondibilità fra segni distintivi non deve essere condotto in via analitica attraverso l’esame particolareggiato e la singola valutazione di ogni elemento, ma in via globale e sintetica, tenendo presente l’insieme degli elementi grafici, fonetici e visivi che compongono il marchio e fondandosi sull’impressione generale complessiva prodotta dagli stessi in considerazione dei loro elementi dominanti, previa valutazione della loro specifica idoneità a conferire capacità distintiva al marchio complesso in questione”. Anche la giurisprudenza comunitaria ha adottato criteri di valutazione simili, così come emerge dalla pronuncia della Corte di Giustizia UE 12-06-2008, n. 533/06, in Giur. it., 3, 2009, p. 634, in cui è stato affermato che “il rischio di confusione deve essere valutato avuto riguardo al contesto in cui il segno simile è utilizzato ed alle circostanze che contraddistinguono tale uso, “senza che occorra accertare se un altro uso del medesimo segno in circostanze diverse sarebbe anch’esso suscettibile di dare adito a un rischio di confusione”.

Una parte della dottrina ritiene che non si possa del tutto prescindere da una valutazione di tipo analitico. In particolare, un esame analitico di somiglianze e differenze può essere utile come controllo dei risultati raggiunti attraverso un esame unitario e sintetico. A tal proposito si veda DI CATALDO, I segni distintivi, Milano, 1993, p. 99 s. L’Autore sottolinea l’esigenza di far seguire al giudizio globale una fase di analisi, punto per punto, delle somiglianze e diversità.

[63] VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 240 s. Inoltre, la giurisprudenza comunitaria ha precisato che cosa si intende per “consumatore medio” nella pronuncia della Corte di Giustizia UE 22-06-1999, n. 342, Dir. ind., 1999, p. 317, con nota di FOGLIA: “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”. Oppure, a livello nazionale si può ricordare la pronuncia del Tribunale di Palermo 22-10-2007, dove si afferma che “l’esistenza di un rischio di confusione va valutata prendendo come punto di riferimento il consumatore normalmente informato e ragionevolmente avveduto della categoria dei prodotti di cui si tratta e considerando in particolare che tale consumatore percepisce normalmente il marchio come un tutt’uno e che solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei marchi in conflitto, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne conserva nella memoria”. Analogamente si ricorda la pronuncia della Corte d’Appello di Milano 09-01-2004, secondo cui “il rischio di confusione deve essere valutato avendo riguardo al normale grado di percezione di un utente di media diligenza ed avvedutezza”

[64] Codice della proprietà industriale, a cura di VANZETTI, Milano, 2013, p. 324.

Similmente si è pronunciato il Tribunale di Roma 10-02-2006, in Rass. Dir. Farm., 4, 2006, p. 736, secondo cui “se nel giudizio di confondibilità tra marchi di prodotti di largo consumo e di uso comune, accessibile a chiunque, è necessario prendere come punto di riferimento la capacità di giudizio del consumatore di livello medio, né particolarmente accorto né eccessivamente sprovveduto, nel giudizio relativo a marchi utilizzati per contraddistinguere prodotti farmaceutici destinati ad essere scelti e selezionati da personale medico qualificato, anche minime differenze sono sufficienti a scongiurare il pericolo di confondibilità”.

[65] VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 248.

[66] Codice della proprietà industriale, a cura di VANZETTI, Milano 2013, p. 324.

[67] Art. 2598 n. 1 c.c. “Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”. 

[68] UBERTAZZI, Concorrenza sleale e pubblicità, Padova, 2007, p. 32; o meglio, come specifica ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, p. 226, l’art. 2598 n. 1 c.c. considera e sanziona tutte quegli atti di concorrenza volti a violare “l’interesse alla differenziazione tra i concorrenti”. Dello stesso avviso è VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 36. L’Autore spiega che “produrre confusione significa ingenerare nei destinatari del messaggio in cui l’atto confusorio si traduce un falso convincimento circa i prodotti e/o l’attività con i quali vengono a contatto, vale a dire il convincimento che si tratti dei prodotti e/o dell’attività di un certo imprenditore mentre in realtà devono ricondursi ad un imprenditore diverso”.

[69] GHIDINI, La concorrenza sleale, Torino, 2001, p. 71. In tal senso argomenta ad esempio il Tribunale di Milano con sentenza 7-01-1958, in Riv. dir. ind., II, 1958, p. 446: “il numero 1 dell’articolo 2598 c.c. indica sotto tre voci i mezzi potenzialmente idonei a creare confusione tra prodotti: uso di nomi e segni distintivi, imitazione servile, qualsiasi atto capace di creare equivoco sul mercato. Presupposto comune essenziale ai tre mezzi l’idoneità a creare confusione con i prodotti o l’attività del concorrente. Poiché tende ad evitare che il consumatore, nella scelta del prodotto, cada in inganno, con danno ingiusto sia proprio che al produttore, involontariamente ripudiato, la norma mira ad impedire solo la confusione tra prodotti e attività tra concorrenti. L’equivoco sul mercato, artificiosamente creato dal concorrente, pone il consumatore in condizione di non poter distinguere, o di poter distinguere solo con grande difficoltà la provenienza del prodotto desiderato, con l’effetto che la clientela può acquistare merce per provenienza diversa da quella voluta, rimanendo sviata verso il concorrente che l’equivoco ha creato. Il periculum offendendi degli atti previsti dal n.1 dell’articolo 2598 è quindi tutto racchiuso nella confondibilità”.

[70] Con riguardo al concetto di prodotto è necessario ricordare la pronuncia del Tribunale di Firenze 13-03-1958, in Giur. tosc., 1958, p. 497: “nel concetto di prodotto, preso in esame dall’art. 2598 n. 1 c.c., non è considerato soltanto il contenuto ma esso ricomprende tutto lo sforzo realizzato dall’imprenditore per cui si estende anche al contenente, vale a dire agli involucri, alle confezioni e, in genere, a tutto ciò che serve a contenere, accompagnare, presentare un determinato oggetto di produzione, di una impresa. Per modo che è astrattamente possibile una imitazione di prodotto limitata all’involucro indipendentemente da ogni considerazione sul contenuto”.

Quindi, appurato che il concetto di forma del prodotto coincide con la sua esteriorità, non può essere accettata l’interpretazione in base alla quale costituisce concorrenza sleale l’imitazione di qualsiasi parte del prodotto altrui. Infatti, come sottolinea VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 57 s., “il divieto di imitazione servile è inserito in un contesto che tratta della concorrenza confusoria, vale a dire di atti idonei a produrre confusione. Di conseguenza l’imitazione di parti non visibili o interne al prodotto è insuscettibile di creare di per sé confusione (eventualmente tale ipotesi può essere sanzionata ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., in quanto atto che incorpora gli estremi della scorrettezza professionale)”. Si veda anche la pronuncia della Corte di Cassazione 19-01-2006, n. 1062, in Giur. it., 2006, p. 1424: “in tema di concorrenza sleale per imitazione servile deve escludersi che possa parlarsi di forma individualizzante rispetto a una forma non visibile esteriormente, quale quella del contenuto di una scatola”.

Inoltre, non costituisce un’ipotesi di imitazione servile l’emulazione di elementi che siano esclusivamente accessori o strumentali alla presentazione del prodotto sul mercato. A tal proposito si consideri la pronuncia del Tribunale di Modena 22-07-1999, in Giur. ann. dir. ind., 2000, p. 362, secondo cui “non costituisce imitazione servile in senso stretto ex art. 2598 n. 1 c.c. ma semmai atto illecito ai sensi di detta norma per la parte che vieta l’adozione di altri mezzi idonei a creare confusione con i prodotti e le attività del concorrente, la imitazione non di prodotti – destinati al commercio – bensì di materiale afferente alla presentazione tecnico – pubblicitaria del prodotto, insuscettibile di autonoma commercializzazione (nella specie l’attore lamentava l’imitazione sui cataloghi del concorrente di propri disegni tecnici cd. “esplosi”)”.

[71] GUGLIELMETTI, Concorrenza, in Digesto commerciale, 1988, p. 322.

A tal proposito si ricorda la pronuncia della Corte di Cassazione 05-06-2003, n. 8984, in Gius, 22, 2003, p. 2518, dove viene affermato quanto segue: “Mentre l’illecito brevettuale concernente un’innovazione ornamentale si realizza ancorché la forma ripetuta venga accompagnata da segni tali da rendere distinguibili le origini dei prodotti, l’illecito da concorrenza sleale per imitazione servile richiede che la ripetizione del particolare formale del prodotto altrui (e costituente il pregio ornamentale del medesimo, quandanche non brevettato come modello), abbia, per effetto o per obiettivo, quello di confondere il mercato”.

[72] UBERTAZZI, Concorrenza sleale e pubblicità, Padova, 2007, p. 37.

Si veda in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione 13-12-1999, n. 13918, in Guida al Diritto, 10, 2004, p. 75, in base alla quale “la tutela di cui alla norma indicata, quindi, concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo tuttavia compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che nella percezione del pubblico non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa. Può aggiungersi – ma costituisce logico corollario di quanto immediatamente sopra notato – che l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa”.

In tal senso si veda la pronuncia del Tribunale di Milano 19-03-1983, in Giur. dir. ind., 1983, p. 514, dove viene evidenziato che “L’imitazione servile rilevante ai fini dell’art. 2598, n. 1 c. c. è solo quella attinente agli elementi che, nel quadro delle forme esterne non standardizzate e non dettate da esigenze di funzionalità del prodotto, specificamente ed unitariamente concorrono ad esercitare la funzione distintiva, determinando il conseguente collegamento tra il prodotto stesso ed una determinata fonte produttiva”.

Si veda inoltre la pronuncia della Corte d’Appello di Trieste 23-12-1981, con nota di ASSANTI, in Riv. dir. ind., II, 1982, p. 349. In tale sede, la Corte ribadiva che il divieto dell’imitazione servile opera in relazione agli elementi formali del prodotto dotati di originalità, intesa come attitudine ad individuare il prodotto come proveniente da un determinato imprenditore. Nel caso di specie la Corte escludeva la potenzialità confusiva dell’imitazione, poiché questa aveva ad oggetto elementi standardizzati e complementari dell’aspetto esteriore e funzionale dello “spelucchino”.

[73] A tal proposito si veda Corte di Cassazione 22-05-1985, n. 3762, in Foro it. 1985, p. 2212, la quale dispone che “non sussiste confondibilità tra prodotti aventi forma pressoché identica se questa è priva di efficacia individualizzante”. Nello stesso senso si veda Corte di Cassazione 31-03-1954, n. 1006, in Giur. it., I, 1954, p. 1082. Oppure si veda la pronuncia del Tribunale di Verona 05-10-1993, in Riv. dir. ind., II, 1993, p. 379, dove viene ribadito che “Possono trovare tutela nell’art. 2598 n. 1 solo quelle forme esteriori dotate di capacità distintiva. I divieti di imitazione previsti dalle norme sulla concorrenza sleale non possono riguardare le medesime caratteristiche (vantaggi funzionali e pregi estetici) del prodotto suscettibili di tutela attraverso le privative industriali”.

[74] Analogamente si veda la pronuncia della Corte d’Appello di Venezia 02-05-1957, in Corti Brescia, Venezia, Trieste, 1957, p. 380: “ove in una certa categoria di oggetti posti in commercio si sia finito per adottare forme e segni costantemente ripetuti, in modo che i caratteri distintivi dei vari prodotti siano stati praticamente eliminati, l’aspetto formale, essendo divenuto comune, non ha più efficacia individualizzante, e perciò non è più idoneo a testimoniare la provenienza del prodotto da un determinato fabbricante, con la conseguenza che la simultanea ed identica produzione dello stesso prodotto da parte di diversi produttori non è che non generi confusione, ma la confusione non può ritenersi illegittima, poiché nessuno dei concorrenti ha titolo per lamentarsene, non potendo né l’uno né l’altro riservare a sé ciò che è ormai patrimonio comune di forme e segni”.

[75] GHIDINI, La concorrenza sleale, Torino, 2001, p. 103.

[76] TREVISAN-CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Milano, 2013., p. 40 s.

[77] In dottrina, a tal proposito si veda VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 60.

[78] Si ricordano, a tal proposito le seguenti pronunce: Tribunale di Milano 12-05-1998, in Giur. ann. dir. ind., 1999, p. 449 s., che dispone “l’illecito concorrenziale di imitazione servile richiede che l’imitazione riguardi elementi, estrinseci e formali, muniti di carattere individualizzante (che rendano cioè il prodotto distinguibile da quelli simili e perciò riconoscibile come proveniente da un determinato produttore) e, al tempo stesso, che gli elementi o le caratteristiche imitate non siano standardizzate o inscindibilmente dipendenti da esigenze strutturali o funzionali”; Corte di Cassazione 27-02-2004, n. 3967, in Giur. it., 2004, p. 1664, la quale sottolinea come “in tema di concorrenza sleale, l’imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa. Né assume rilievo, in contrario, la circostanza che l’imitazione riguardi (e, in ipotesi, riproduca integralmente) le forme coperte da brevetto per modello ornamentale, giacché – ferma in tal caso la possibilità di tutela sotto il profilo della contraffazione – la forma coperta da brevetto non diventa per ciò solo una forma distintiva”. Si veda, inoltre, la pronuncia del Tribunale di Venezia 15-02-2012, in Foro it., I, 2012, p. 1254, dove è stato disponeva che “Non è ammessa la registrazione come marchio di impresa della forma tridimensionale che dà un valore sostanziale al prodotto, tale essendo quella idonea ad influenzare o anche a determinare la scelta d’acquisto dei consumatori, non solo per la sua particolare gradevolezza estetica, ma anche perché comunque è in grado di esercitare una particolare attrattiva (nella specie, il tribunale ha escluso la tutelabilità come marchio delle calzature Crocs, la cui peculiare forma tozza, “brutta” e “buffa”, ma “trendy”, presenta una particolare attrattiva per l’acquisto: tuttavia la tutela è stata riconosciuta, nei confronti dell’altrui successiva contraffazione, sotto il profilo della concorrenza sleale per imitazione servile, trattandosi comunque di forme individualizzanti)”. Nello stesso senso, relativamente alla medesima pronuncia, si veda nota di PARDO, in Dir. ind., IV, 2012, p. 320 “In caso di nullità del marchio di forma ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), segnatamente perché la forma relativa conferisce al prodotto un valore sostanziale, occorre tuttavia verificare, in caso di identità del prodotto assunto in violazione, se sia o no integrata la fattispecie di imitazione servile”.

[79] Si vedano, in merito alla tutela delle forme arbitrarie, le seguenti pronunce della Corte di Cassazione, 29-05-1999, n. 5243, in Riv. dir. ind, II, 2000, p. 3 “Concreta concorrenza sleale, sotto il profilo dell’imitazione servile e della confusione dei prodotti, la fabbricazione di prodotti identici nella forma a quelli realizzati da imprese concorrenti, allorquando la ripetizione dei connotati formali non si limiti ai profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto, ma si spinga a profili del tutto inessenziali alla funzione, quali, ad esempio, l’adozione di un particolare colore o di altri particolari formali del tutto indifferenti alla dimensione funzionale del prodotto”; Corte di Cassazione 17-12-2008, n. 29522, in Foro it., I, 2009, p. 361, secondo la quale “in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, sono tutelabili le sole forme esteriori dei prodotti, che siano arbitrarie, vale a dire non necessitate dalla funzione del prodotto stesso e distintive, idonee a ricollegare il prodotto ad una data impresa, non essendo invece rilevante che si tratti di forme non standardizzate ovvero non volgarizzate, vale a dire divenute caratterizzanti di quel tipo di prodotto in generale (alla stregua di tale principio, la Suprema Corte ha confermava la sentenza di merito che aveva escluso la tutela di colonnine per la spillatura della birra a forma di serpente cobra, in quanto non sufficientemente individualizzanti)”.

[80] UBERTAZZI, Concorrenza sleale e pubblicità, Padova, 2007, p. 38. A tal proposito si veda la pronuncia della Corte d’Appello di Milano 28-10-2003, in Riv. dir. ind., II, 2004, p. 14, secondo cui “il divieto cessa di operare in rapporto alle c.d. forme funzionali che coincidono con le caratteristiche di struttura e funzionalità e delle quali è inevitabile l’esatta riproduzione ove non si voglia pregiudicare l’utilità che esse presentano”. Analogamente si veda la pronuncia del Tribunale di Milano 05-03-1992, in Giur. ann. dir. ind., 1992, p. 481, dove è stato disposto che “gli elementi c.d. funzionali dei prodotti, al pari dei loro pregi estetici, sono tutelabili solo attraverso le privative industriali. In mancanza di brevetto le forme c.d. necessitate alla realizzazione e/o destinazione del prodotto ed anche quelle c.d. utili che forniscono ad esso un qualche vantaggio e/o miglioramento sul piano tecnico (benché non strettamente indispensabili al risultato) sono liberamente imitabili, la tutela concorrenziale ex art. 2598 n. 1 c.c. coinvolgendo quelle sole forme c.d. arbitrarie, capricciose, superflue, insignificanti, cioè quelle caratteristiche nuove e distinte del prodotto dotate di originalità propria estranea agli elementi intrinseci-sostanziali al prodotto stesso”. Ancora, si segnala il Tribunale di Bologna 23-07-1980, in Giur. ann. dir. ind., 1980, p. 534, che similmente rileva quanto segue “possono essere liberamente imitate, nonostante il risultato confusorio, non solo le forme generiche e generalizzate, ma anche le c.d. forme funzionali che sono suscettibili di tutela brevettuale, ma in mancanza (o cessazione) di tale tutela non possono essere oggetto di utilizzazione esclusiva da parte dell’ideatore”.

[81] TREVISAN-CUONZO, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Milano, 2013, cit. p. 41. Inoltre, sul punto si ricorda SORDELLI, La concorrenza sleale, Milano, 1955, p. 103, il quale evidenzia come “quando la forma è in funzione della sostanza, e cioè quando essa deve ricorrere ogni qual volta essa diventi una normalità della produzione, la concorrenza sleale per imitazione servile non sussiste; quando invece non risponda a necessità funzionali e può assumere diversa espressione, la sua imitazione servile costituisce concorrenza sleale perché il produttore avrebbe potuto differenziare il proprio prodotto, senza pregiudizio della sua funzione o della sua struttura”. Dello stesso avviso è SENA, I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, Milano, 1976, p. 442. Tale dottrina viene recepita dalla giurisprudenza come dimostrato da varie pronunce: Corte d’Appello di Trieste 04-07-1964, in Corti Brescia, Venezia, Trieste, 1965, p. 453, secondo la quale “ la riproduzione della forma del prodotto non dà luogo ad imitazione servile, quando sia necessitata dall’esigenza di funzionalità dell’apparecchio per il conseguimento dei suoi scopi tecnici , e quando sia eseguita apportando modificazioni comportanti un perfezionamento tecnico e un aumento della funzionalità stessa di esso, nonché indicando con targa ben visibile il nome della ditta”; Corte di Cassazione 09-03-1998, n. 2578, in Riv. dir. ind., II, 1998, p. 255, secondo la quale “è lecito copiare l’idea funzionale incorporata in una data forma, ma deve sempre accertarsi se questa possa sopportare variazioni innocue, cioè idonee, senza incidere sulla funzione, a differenziare il prodotto presso il consumatore”; Tribunale di Milano 27-07-1998, in Giur. ann. dir. ind., 1998, p. 844, il quale ha rilevato che “I prodotti non brevettabili come modelli di utilità possono essere copiati nei loro elementi funzionali introducendo tuttavia varianti che evitino la confondibilità nel mercato”.

Dal lato opposto, è stata ritenuta illecita ad esempio l’imitazione della zigrinatura lamellare di un copripedale per autovetture: infatti l’esigenza funzionale di tale articolo sarebbe la ruvidità, ottenibile in molti modi diversi (si veda Tribunale di Torino 20-09-1979, in Giur. dir. ind., 1979, p. 691); oppure, l’imitazione di pantografi, i quali “non hanno una conformazione così dominante da non lasciare la possibilità di variazione di elementi formali non necessari” (si veda Corte d’Appello di Milano 01-04-1980, in Giur. dir. ind., 1980, p. 346).

[82] UBERTAZZI, Concorrenza sleale e pubblicità, Padova, 2007, p. 39.

In tal senso si richiamano le seguenti pronunce: Tribunale di Milano 24-01-1980, in Giur. dir. ind., 1980, p. 179, “l’oggettiva confondibilità dei prodotti derivante dalla realizzazione di identiche forme ornamentali può trovare un correttivo nell’obbligo di differenziazione che può essere imposto mediante l’adozione di accorgimenti idonei ad individuare la provenienza dei prodotti medesimi dalle rispettive imprese”; Pretura di Monza 20-12-1989, in Giur. dir. ind., 1990, p. 275, “incombe sull’imitatore l’obbligo, imposto dalle regole della correttezza professionale, di valutare con un giudizio preventivo la possibilità di apportare varianti significative, così da distinguere il proprio prodotto da quello imitato, evitando ogni possibilità di confusione”; Tribunale di Torino 27-03-1990, in Giur. it., I, 1991, p. 26, “è protetta contro l’imitazione servile quella forma che, per le sue peculiari caratteristiche formali e cromatiche, rivesta una precisa funzione distintiva ed individualizzante e sia altresì, malgrado i vincoli che discendono dall’impostazione strutturale del prodotto, astrattamente suscettibile di un numero pressoché illimitato di varianti; sussistendo tali condizioni, deve ritenersi illecita la condotta di quell’imprenditore che ponga ciononostante in commercio un prodotto (nella specie, penne a sfera) del tutto identico, per forma e colore, al prodotto altrui, in modo tale da creare confusione circa la provenienza dello stesso”; Tribunale di Napoli 27-02-2001, in Giur. di merito, 2001, p. 671, “la concorrenza sleale per imitazione servile di un prodotto di abbigliamento (nella specie: scarpe per bambine) ex art. 2598 n. 1 c.c. sussiste anche se il prodotto tutelato non abbia conseguito un brevetto per modello o disegno ornamentale, a norma dell’ art. 5 r.d. 25 agosto 1940, n. 1411, in ragione del principio del divieto dell’imitazione servile confusoria, posto a tutela del consumatore, specie ove al prodotto imitante possano essere apportate quelle varianti la cui realizzazione non avrebbe inciso sui costi di produzione, sulla gradevolezza e sulla funzionalità del prodotto in misura tale da renderlo non competitivo sul mercato (c.d. varianti innocue)”.

[83] GHIDINI, La concorrenza sleale, Torino, 2001, p. 122. in tal senso, a livello giurisprudenziale si ricorda la pronuncia del Tribunale di Torino 27-03-1990, in Giur. it., I, 1991, p. 26, “non esclude l’illecito concorrenziale l’introduzione di varianti che, sebbene appaiano prima facie numericamente impressionanti, risultino però, nella realtà della comparazione, non avvertibili dal destinatario medio del prodotto e, pertanto, inidonee a neutralizzare il complessivo giudizio di confondibilità”.

[84] In tal senso si veda la pronuncia del Tribunale di Torino 15-05-1995, in Dir. ind., 1996, p. 379, “sussiste l’imitazione servile se il faretto imitato presenta elementi individualizzanti e se gli elementi costitutivi ed essenziali per l’esistenza del faretto ben potrebbe assumere aspetti diversi da quelli presenti nel prodotto imitato senza che ciò possa incidere sul funzionamento. Il colore dei prodotti, nel ricordo a distanza, non è elemento sufficiente di differenziazione che valga ad escludere l’imitazione servile, così come, per la stessa ragione, neppure la diversità del marchio è elemento sufficiente di differenziazione. La differenza di prezzo fra due prodotti non vale ad escludere l’imitazione servile. Ai fini della valutazione della confondibilità fra due faretti occorre avere riguardo al consumatore medio che non necessariamente è un architetto oppure un installatore”.

[85] VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 70 s.

[86] con riferimento al consumatore medio si veda la pronuncia del Tribunale di Torino 27-10-1980, in Giur. it., I, 1980, p. 260, “costituisce contraffazione di penna a sfera, stilografica o simile, protetta da brevetto per modello ornamentale, nonché atto di concorrenza sleale, la produzione di una penna che ad un esame sia pur frettoloso e superficiale, quale risulterebbe all’occhio di un comune acquirente, si possa confondere con quella originale, la cui sola nota veramente distintiva è data dalla estrema raffinatezza del disegno, che ad un occhio attento la fa distinguere dalle imitazioni”; oppure si consideri anche la pronuncia della Corte d’Appello di Roma 04-09-1995, in Foro it., I, 1995, p. 3561, “va esclusa la confondibilità tra testate giornalistiche, in presenza di sia pur lievi modificazioni, allorché la testata dell’attore che lamenti la contraffazione abbia una scarsa funzione identificativa dell’opera, tale da renderla equiparabile al c.d. marchio debole, in considerazione delle caratteristiche dell’opera e della diligenza media dei consumatori del settore”; Tribunale di Venezia 25-11-2011, in Foro it., I, 2012, p. 259, “in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, sono tutelabili le sole forme dei prodotti che presentino i requisiti della novità e della capacità distintiva, da valutarsi quest’ultima con particolare rigore, parametrandola alla diligenza del consumatore mediamente informato, e non a quella – più elevata – dell’utilizzatore informato”.

[87] Si ricordano le seguenti pronunce a sostegno del fatto che il confronto tra le forme debba fondarsi su un esame globale e non analitico: Corte di Cassazione n. 2575 del 1995, in Giur. ann. dir. ind., 1995, p. 113, “ la comparazione fra i prodotti concorrenti e le rispettive caratteristiche formali, al fine di accertarne la confondibilità per imitazione servile, deve essere compiuta non già in via analitica, ma in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento d’insieme, che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti”; Corte d’Appello di Roma 28-01-1991, in Dir. autore, 1993, p. 111, “la confondibilità deve sostanziarsi nella presentazione alla clientela di prodotti con nomi, segni distintivi o confezioni fra loro a tal punto somiglianti da indurre in equivoco i consumatori; un tale accertamento deve essere compiuto non tanto in via analitica quanto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato”

[88] GHIDINI, La concorrenza sleale, Torino, 2001, p. 155.

[89] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000, in Giur. ann. dir. ind., 2000, p. 4169 s.

[90] RUSCONI, Diritto alimentare, Milano, 2017

[91] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000

[92] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000

[93] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000

[94] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000. Analogamente alla statuizione del Giudice napoletano si possono ricordare alcune pronunce più risalenti nelle quali, però, non si faceva specifico riferimento al look alike: Tribunale di Milano 19-03-1983, Giur. dir. ind, 1983, dove venne affermato che “l’imitazione servile rilevante ai fini dell’art. 2598, n. 1 c. c. è solo quella attinente agli elementi che, nel quadro delle forme esterne non standardizzate e non dettate da esigenze di funzionalità del prodotto, specificamente ed unitariamente concorrono ad esercitare la funzione distintiva, determinando il conseguente collegamento tra il prodotto stesso ed una determinata fonte produttiva”. Inoltre “anche in materia di concorrenza sleale, l’accertamento della confondibilità dell’aspetto esteriore dei prodotti non può essere compiuto sulla base di una valutazione analitica e separata dei singoli elementi, ma deve essere necessariamente affidato ad un giudizio globale e di sintesi, e riferito all’impressione d’assieme in tal modo suscitata dalla forma del prodotto nel consumatore di media avvedutezza e diligenza”; Tribunale di Milano 22-09-1983, in Giur. dir. ind., 1984, dove venne rilevato quanto segue: “in tema di concorrenza sleale per imitazione servile per stabilire se vi sia confondibilità non deve farsi riferimento ad elementi tecnici particolari comuni ai due prodotti, ma è necessario, invece, indagare nel loro complesso gli elementi formali di essi al fine di accertare se l’impressione generale che offre l’aspetto dei prodotti stessi possa produrre nella mente del consumatore, e in particolare di quello speciale consumatore cui il prodotto è destinato, la confusione tra l’uno e l’altro prodotto”, inoltre venne specificato che “costituisce imitazione servile del tubetto per adesivo dell’attrice, recante la dicitura <Uhu> in nero e un tondino in rosso con una scritta in caratteri piccoli di colore giallo, il contenitore della convenuta, sul quale spiccano la scritta <Uno>, anch’essa di tre lettere e in colore nero, e la scritta <Più>, in colore rosso su fondo giallo, simile al predetto tondino, sicché nell’una e nell’altra confezione campeggiano i colori nero e rosso distribuiti quasi a eguale distanza nella superficie del tubetto”.

[95] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000.

[96] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000.

[97] ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, cit. Con specifico riferimento al confezionamento l’ordinanza osserva che: “la grande maggioranza dei prodotti di uso comune (ivi compresi i biscotti) non sono immessi sul mercato direttamente, ma in confezioni. Ed è appunto la confezione che cade sotto l’immediata percezione dei consumatori, e che esercita una cruciale funzione distintiva e attrattiva. Infatti è ormai nozione comune che il confezionamento svolge un ruolo cruciale non solo come indicatore di provenienza, ma anche come vettore del messaggio positivo (per i biscotti, ad esempio, di genuinità, freschezza, qualità ecc.); da tale punto di vista la confezione attira l’attenzione dei consumatori e incentiva l’acquisto. Per i prodotti di largo consumo e basso costo (come i biscotti), anzi, la confezione può giocare un ruolo attrattivo anche maggiore rispetto allo stesso marchio d’impresa. Ciò in quanto, in tali casi, la confezione è di più immediata percezione rispetto al marchio e più facilmente esprime il messaggio positivo che l’imprenditore vuole collegare al suo prodotto, e comunicare ai consumatori. Da qui il particolare interesse, anche sotto il profilo del marketing e pubblicitario, per il packaging. E da qui anche, di converso, l’attenzione degli imitatori”.

[98] Tribunale di Napoli, ordinanza 11-07-2000, cit.

[99] Tribunale di Bergamo 27-11-1999, inedita, in SANTONOCITO-MOSNA, Il look alike: sailing too close to the wind, in Riv. dir. ind., 2004, p. 45.

[100] Tribunale di Bergamo 27-11-1999, inedita, in ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 196 s.

[101] Ordinanza Tribunale di Milano 21-07-2004, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 200.

[102] Ordinanza Tribunale di Milano 21-07-2004, CASABURI, Concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza, in Dir. ind., II, 2011, p. 196.

[103] Così la motivazione, Ordinanza Tribunale di Milano 21-07-2004, CASABURI, Concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza, in Dir. ind., II, 2011, p. 196: “risultano invero riprodotti nel loro complesso tutti gli elementi che nel loro insieme conferiscono una sola identità alla confezione di parte ricorrente, e cioè il particolare tipo e formato di sacchetto di colore giallo, la raffigurazione parziale e laterale di un piatto contenente tortellini, la fascia sovrastante di colore più intenso che presenta l’indicazione del tipo di ripieno e, al di sopra, il marchio del prodotto in maggiore rilievo rispetto al marchio del produttore posto immediatamente al di sotto di esso”.

[104] È il caso di specificare, ricorrendo ad una definizione manualistica di VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Milano, 2012, p. 96, che l’indebito agganciamento consiste in un’ipotesi particolare di appropriazione dei pregi (dove, riprendendo il pensiero di AUTERI, La concorrenza sleale, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, vol. XVIII, Torino, 1983, p. 360, per pregi si intendono le qualità dell’impresa stessa o dei sui prodotti; più precisamente costituiscono pregi tutti i fatti riguardanti i caratteri dell’impresa, i risultati da essa conseguiti o le qualità dei prodotti o dei servizi che per il pubblico possano rappresentare motivi di apprezzamento positivo e quindi di preferenza dell’impresa e delle sue prestazioni rispetto alle altre imprese). Più nello specifico, gli Autori evidenziano come l’indebito agganciamento consista “nel proporsi al pubblico stesso equiparandosi in qualche modo ad un concorrente noto o ai suoi prodotti. Ciò che caratterizza questa fattispecie è la sua natura parassitaria, di approfittamento del frutto dell’altrui lavoro e dell’altrui investimento, costituito dalla conoscenza di un prodotto da parte del mercato e dal credito di cui un prodotto e un’impresa sono giunti a godere sul mercato stesso”.

[105] ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 196 s.

[106] Ordinanza Tribunale di Milano 21-07-2004, CASABURI, Concorrenza sleale: le nuove tendenze della giurisprudenza, in Dir. ind., II, 2011, p. 178.

[107] Tale orientamento è stato confermato anche dal Tribunale di Milano 23-07-2008, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 196, per cui “costituisce concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 nn. 1 e 2 c.c. imitare l’aspetto complessivo e i singoli elementi del packaging del concorrente, allorché questo abbia sul mercato carattere distintivo per il suo insieme di elementi grafici, di forma e di colore, unico e proprio di tutte le confezioni di prodotti analoghi del concorrente stesso”.

[108] Tribunale di Milano 17-07-2015, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 196.

[109] Si veda sentenza del Tribunale di Milano 17-07-2015, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 196.

[110] Tribunale di Milano 17-07-2015, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 196. A tal proposito la ricorrente evidenziava, a conferma della sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per imitazione servile, appropriazione di pregi e concorrenza parassitaria, nonché contraffazione del marchio di forma di fatto costituito dal packaging della colla “Artiglio” come “il prodotto della convenuta abbia una composizione chimica diversa e di qualità inferiore rispetto alla propria colla, in quanto la prima è un composto di solventi e resina polistirenica, mentre la seconda si qualifica come adesivo neoprenico a bassa viscosità”.

[111] Tribunale di Milano 17-07-2015, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 197. La copiatura risultava talmente evidente che, come rilevato da parte attrice, “la confezione della convenuta richiama un riferimento normativo riportato in modo sbagliato già nella confezione del prodotto di Wilbra, ovvero il riferimento alla L. n. 245 del 5 marzo 1963 , che viene indicato erroneamente come un D.P.R.”.

[112] Tribunale di Milano 17-07-2015, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 199.

[113] Tribunale di Milano 17-07-2015, ALVANINI, Concorrenza sleale per look alike, in Dir. ind., II, 2016, p. 197.

[114] Tribunale di Milano 21-10-2004, in Riv. dir. ind., II, 2006, p. 195.

[115] Tribunale di Milano 21-10-2004, in Riv. dir. ind., II, 2006, p. 195.

[116] Tribunale di Milano 21-10-2004, in Riv. dir. ind., II, 2006, cit. p. 196. A tal proposito si veda quanto afferma CASABURI, I look-likes: situazione e prospettive in Italia, in Dir. ind., 2003, p. 560, relativamente alla collocazione dei prodotti imitanti. L’Autore afferma che “i look alike si annidano in un ambiente peculiare: essenzialmente lo scaffale del supermercato. I consumatori hanno qui la percezione visiva, quindi la scelta simultanea, nell’ambito di un’ampia scelta di prodotti simili; qui il ruolo della memoria è ridotto, nel senso che il look alike, come accennato, può trovarsi fianco a fianco con il prodotto imitato”.

[117] Tribunale di Milano 21-10-2004, in Riv. dir. ind., II, 2006, p. 197.

[118] Tribunale di Milano 21-10-2004, in Riv. dir. ind., II, 2006, p. 197. Inoltre, a tal proposito il Giudice rileva che la confezione non ha un potenziale individualizzante “alla stregua delle tipologie settoriali ed alle esigenze commerciali proprie della fascia di pubblico destinataria (laddove tubi trasparenti, bordi argentati ad effetto luminescente, tappi trasparenti o lattiginosi sembrano rispondere a costanti stilemi estetici cari ad un pubblico femminile giovanile). Nel caso di specie il Giudice sembra seguire quell’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, in base al quale deve necessariamente sussistere un certo livello di distintività nella forma o nella combinazione dei diversi elementi che concorrono a comporre la confezione di un prodotto affinché possa essere validamente invocata e, quindi, concessa la tutela prevista dall’art. 2598 c.c. A tal proposito si può ricordare, a titolo esemplificativo, la pronuncia della Corte di Cassazione 13-03-2003, n. 3721, in Mass., 2003, secondo cui “In tema di concorrenza sleale per imitazione servile di prodotti, l’originalità del prodotto imitato integra uno degli elementi costitutivi dell’azione, nel senso che l’attore non può limitarsi a provare che il proprio prodotto è imitato “fedelmente” da quello del concorrente, ma deve anche dimostrare che tale imitazione è confusoria, perché investe quegli elementi  che servono a distinguere il suo prodotto sul mercato, così risultando atta ad ingenerare confusione nel pubblico; il suddetto carattere di originalità del prodotto imitato sussiste solo ove esso presenti aspetti formali (ed accidentali) nuovi rispetto al già noto, pur non raggiungendo il livello di originalità che sarebbe necessario per ottenere il brevetto di modello”.

[119] Tribunale di Milano 21-10-2004, in Riv. dir. ind., II, 2006, p. 199. Più precisamente il Giudice adito riteneva decisiva la circostanza che sulla confezione del lucidalabbra L’Oreal “campeggi il marchio Maybelline, così come appaia in ampia evidenza sul tubetto del Jelly Gloss di Coty il notissimo marchio Rimmel: elementi denominativi forti ed individualizzanti in funzione univocamente distintiva, che diluiscono grandemente il pericolo di confusione”. Considerazione simile è stata svolta precedentemente sia dal Tribunale di Bergamo, nel caso Fagolosi, sia dal Tribunale di Trento 05-04-2001, ord. inedita, secondo cui “ciò che maggiormente vale ad escludere la fattispecie di imitazione servile delle specifiche linee di produzione è l’evidenzia del marchio a cui anche la giurisprudenza assegna rilievo nel senso di esclusione di ipotesi di imitazione servile”.

[120] A tal proposito si veda FRANZOSI, Look alike illecito proprio della grande distribuzione, in Dir. ind., I, 2004, p. 77 s.

[121] In particolare si veda CASABURI, I look-likes: situazione e prospettive in Italia, in Dir. ind., 2003, p. 560.

[122] Nello specifico è sostenuto da SANTONOCITO-MOSNA, Il look alike: sailing too close to the wind, in Riv. dir. ind., 2004, p. 53 s.

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